本文拟就高校专利申请前评估工作(主要涉及技术性质的发明专利申请和实用新型专利申请)的一些注意事项进行探讨。下述的考虑因素也不必过于拘泥于先后顺序,有时也有交叉,比如明显不具备应用价值的技术方案,当然也就不必再评估其新颖性和创造性。
1.专利申请前评估发明创造的新颖性尤其是创造性高度
此外,理论上专利申请前评估涉及的绝大部分条款与专利审查条款是相同的,但在实际操作中,两者也存在着明显的区别。尤其是创造性条款方面,在评估时应当注意做到偏松把握。因为有许多发明创造都是在审查过程被审查员质疑不具备创造性,而经过申请人的答复又改变了审查员的观点。在评估时,还需要模拟审查过程中找出符合专利法规定的创造性的理由,而不仅仅说是找到创新点本身。这对于后续专利申请过程的答复处理非常重要的。
2.专利申请前评估完成发明创造的程度
3.专利申请前评估注重市场推广价值
专利申请的技术方案重要的考虑因素是其是否具有市场应用价值。这一点与专利法第二十二条第四款规定的实用性有一定联系,但区别之处更多。前者重点除考虑是否违背自然规律之外,主要考虑是否可重复再现和产生有益的技术效果。根据专利审查标准来看,不具备重复再现性,往往不具备市场应用价值。但也存在一些从专利法角度看不具备实用性,但其实具备一定的应用价值的情况。比较典型的是微生物的突变方法,许多情况下被认为不具备实用性,但在实际中却有应用意义。
当然专利申请前评估更注重考虑是否具备市场应用推广价值和能够获得经济收益。没有市场价值的技术,申请专利的意义不大。这是国外专利申请中非常重要的考虑因素。值得注意的是,这里的市场应用推广价值指的是潜在的。因为在没有实施之前往往还不能实实在在的得知的市场应用价值。
4、专利申请前评估还需考虑专利的其他市场价值
专利申请有时还要考虑其他在申请策略或战略价值方面附加价值。比如为了防止他人申请专利(当然也可以采取防御性公开的方式),阻止竞争对手进入的专利申请所属的技术领域,迷惑竞争对手以延迟自身的研发重点被得知的时机,以及为了避免他人作出选择发明或改进发明等。再比如有些专利申请的技术方案虽然自身并不实施,但为了避免他人获得专利或实施而形成竞争,则可以考虑申请专利。但专利申请仅仅为了宣传自己有专利或为了评定职称等都不属于市场导向,不应当作为考虑因素。
5.专利申请前评估要考虑是否能够获得真正有效的保护
另一个重要的方面是,通过专利是否能够真正获得保护。专利保护的一个重要前提是能够有效维权。考虑的方面包括撰写出来的技术方案是否能够提供对发明创造的有效保护,是否能够进行合理概括以扩大保护范围而不易于被规避等。如果申请专利并不能有效得到保护,则仅仅是为他人提供免费技术信息而已。
6.专利申请前评估发明创造与科研项目评审(立项和结题)有较大区别
此外,在课题评审尤其是立项评审中,对于可行性方面,其思路与创造性评估思路有较大区别。科研项目要求说明技术确实可行并且效果很好,因而会从已有技术角度认为项目肯定能成功并能预期其效果很好,这与专利的创造性的判断在某种程度上是相反的。后者是要求基于已有现有技术是不那么容易肯定能成功的,不能事先预期效果是那么好的,而是要经过创造性的研究过程才能达成的。