“专利规避”主要是指针对竞争对手的专利壁垒,找出其在在保护地域、保护内容等方面的漏洞,利用这些漏洞,实现在不侵犯专利权的前提下,“借用”该专利技术。
专利规避的实施策略
专利规避的实施,主要通过规避设计进行。而规避设计的依据则是相应的专利分析。一方面,通过专利分析了解竞争者的专利布局,从中寻找自身可以发展的市场;另一方面,通过专利分析,对于专利技术方案进行详细解读,从中研究得到可以替代的方案。其主要有五类方案:
(1)仅借鉴专利文件中技术问题的规避设计,通过专利文件了解新产品的性能指标或技术方案解决的技术问题。
(2)借鉴专利文件中背景技术的规避设计,在此基础上创造出不侵犯该专利权的设计方案。
(3)借鉴专利文件中发明内容和具体实施方案的规避设计。在此过程中,一方面寻找权利要求的概括疏漏,找出可以实现发明目的,却未在权利要求中加以概括保护的实施例或相应变形;另一方面可以通过应用发明内容中提到的技术原理、理论基础或发明思路,创造出不同于权利要求保护的技术方案。
(5)借鉴专利权利要求的规避设计。这种规避设计是采用与专利相近的技术方案,而缺省至少一个技术特征,或有至少一个必要技术特征与权利要求不同。这是最常见的规避设计,也是最与专利保护范围接近的规避设计。
案例
(2)专利规避的另一种主要模式是“移花接木”,把非本领域的专利技术移植过来,完成改造开发。上海一家企业开发新型空调压缩机,采用二氧化碳替代氟利昂,导致内部压力由20多个大气压猛增到120多个大气压,压缩机密封件必须寻找性能更好的替代技术。企业专利人员主动出击,找到一种原用于高压水泵的密封技术专利,利用其原理,经过简单二次开发,转用到了压缩机上。由于并非照搬专利技术,且适用范围不同,专利规避成功实现。企业节省了大笔开发或者购买专利的费用。
专利申请策略,主要解决的是以下这些问题:企业的一项技术创新成果诞生后该如何处理?如果申请专利,应在何时申请专利?申请什么专利?是仅在本国申请还是同时向外国申请?
是否申请?
企业应当根据具体技术情况,来决定是否申请专利,申请何种专利。如有的专利申请是为了企业自己实施,而有的虽然自身不打算实施,但为了阻碍竞争对手,仍然可以申请专利;而有的时候则是因为进行技术储备而申请专利等。如果决定不申请专利,则可以采用技术秘密进行保护,或者进行技术公开。
何时申请?
亦即申请的时机问题。因为世界上绝大多数国家在专利确权上都实行申请在先原则,及时申请专利十分重要。否则如果让竞争对手捷足先登,反而会使自己受他人约束。我国有些企业在新产品上市几年后,发现市场上有仿造品严重影响本企业经营时才想到去申请专利,结果因为产品已被公开使用而丧失新颖性,无法获得专利。
何处申请?
在地区上,专利的地域性特征决定了企业只有在其他国家申请专利才能在该国获得专利保护。一般地说,企业到国外申请专利取决于占领国际市场的需要。企业到国外去申请专利是实施专利技术输出战略的重要前提,也是企业开拓和占领国际市场的重要手段。
何种专利?
在保护的内容上,可以对一项技术从多个方面来申请专利,跳出一项技术申请一项专利的思维旧习,从而获得更为全面的保护。
【案例】
美国某公司在1979年对图形用户界面技术及时申请专利,就是将专利申请作为技术储备的一个例子。该公司的这项技术后来构成了苹果Macintosh和苹果windows个人电脑操作系统的基础,但当时公司管理层根本没有料到PC具有现在这样巨大的市场机会。
而相反,2008年的德国汉诺威展览会场上,大批中国电子厂商由于涉嫌侵权而被卷入民事诉讼甚至面临刑事诉讼,很大原因是由于中国厂商不注重专利布局,同时对于竞争对手的专利布局情况也一无所知,盲目进入某一市场而导致的。
侵权判定主要有以下三个原则:
(1)全面覆盖原则的适用
全面覆盖,是指被控侵权物(产品或方法)将专利权利要求中记载的技术方案的必要技术特征全部再现,被控侵权物(产品或方法)与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征一一对应并且相同。
(2)等同原则的适用
等同原则,是指被控侵权物(产品或方法)中有一个或者一个以上技术特征经与专利独立权利要求保护的技术特征相比,从字面上看不相同,但经过分析可以认定两者是相等同的技术特征。这种情况下,应当认定被控侵权物(产品或方法)落入了专利权的保护范围。专利权的保护范围也包括与专利独立权利要求中必要技术特征相等同的技术特征所确定的范围。
在专利侵权判定中,当适用全面覆盖原则判定被控侵权物(产品或方法)不构成侵犯专利权的情况下,应当适用等同原则进行侵权判定。
进行等同侵权判断。应当以该专利所属领域的普通技术人员的专业知识水平为准,而不应以所属领域的高级技术专家的专业知识水平为准。
(3)禁止反悔原则的适用
对目标专利的对比侵权分析包括如下步骤:
(1)对涉案专利的独立权利要求进行技术特征划分,确定涉案专利的保护范围。
其中,权利要求书中记载的第1项权利要求作为独立权利要求,其所包含的技术特征一般称为必要技术特征,即解决发明技术问题所必不可少的技术特征)数量最少,从而使独立权利要求的覆盖范围最大。所以,在确定涉案专利的保护范围时,应当以独立权利要求所覆盖的范围为准。
(2)对被控侵权物的技术构成进行分析,从中找出与涉案专利中的必要技术特征对应的技术特征。
为了便于进行侵权对比,在分析了涉案专利的技术构成之后,也必须按照同样的划分标准对被控侵权物的技术构成进行分析,即将被控侵权物的技术方案逐项细分为相应的技术特征。在进行这项工作时,关键是要以涉案专利中的必要技术特征为基准,按照技术对应关系,明确被控侵权物中是否存在对应的技术特征及其具体内容。
(3)将被控侵权物与涉案专利进行技术特征的对比分析,判断被控侵权物是否落入涉案专利的保护范围。
对比判定主要依据全面覆盖原则、等同原则以及禁止反悔原则进行。
一般来说,已落入涉案专利保护范围的被控侵权物仍然不构成侵权的例外情况主要有以下几种:a.被控侵权物属于涉案专利申请日前的已有技术;b.被控侵权物存在法律所规定的不视为侵犯专利权的情形;c.被控侵权物的制造、使用行为属于非生产经营目的的行为。
专利预警机制,是指对将要发生的专利争端的预告制度。所说的“专利争端”包括企业经常遇到的涉及专利侵权和专利无效的纠纷。
企业专利预警在广义上指企业在生产、经营全过程中进行专利情报分析,对专利风险进行警示和主动防范的机制。竞争对手预警机制,是指针对竞争对手进行监控、预防的机制。
在企业中,除了制度规定以外,主要通过专利信息平台来实现专利预警的功能。下面是利用企业专利信息平台进行监控的图示。
上图是针对福特公司在纯电动技术方面的专利监控预警界面,从福特公司的中国的纯电动技术专利申请情况、每年的专利申请量情况、纯电动专利主要的技术分类以及在各个国家与地区的分布情况等都进行了监控。
同族专利是指基于同一优先权文件,在不同国家或地区,以及地区间专利组织多次申请、多次公布或批准的内容相同或基本相同的一组专利文献。
对于同族专利进行研究,可以了解的信息有:
(1)根据专利拥有的同族专利数量多少,可以确定该专利的重要性程度。通常对于较为重要的专利,企业会尽可能多的在各个区域对其申请保护。所以一般同族专利数量越多,其重要性也越高。
(3)由于同族专利在技术方案上大体相近,故而可以在一定程度上克服语言问题。如一些在小语种国家申请的专利,阅读者可能有语言上的障碍,则可以通过阅读其在中国、或者英语国家的同族专利,获得大致的了解。
法律状态检索
失效专利
失效专利的产生主要有以下几种情况:
一、专利超过了“专利法”的规定期限而成为失效专利:
发明专利的专利权有效期限为20年,实用新型与外观设计的专利权均为10年。超过保护期限的专利即成为失效专利,落入公知技术领域。
二、专利权人提前终止专利权而成为失效专利。
专利权人提前终止的原因主要有:1.发现原先的发明不够先进,需要进行改进,或者发现他人的发明更加先进;2.实施困难:自己无法实施,也无法转让,又要每年缴纳专利年费,负担过重,只好放弃专利权。
专利申请人放弃获得专利权的原因基本上与提前终止的原因相同。
主要情况有:(1)实用新型与外观设计,当专利局作出授予专利权的决定时,专利申请人未缴纳专利证书费与年费而无法获得专利权;(2)发明专利,则未提出进行实质审查而无法获得专利权。
四、被他人无效
自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起,任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的,可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。由于专利权宣告有全部无效与部分无效之分,由此产生失效专利也有全部失效与部分失效之分。
利用失效专利的案例
事实上,失效专利的利用很早就有了。
(1)1972年,美国一位风险投资家在美国专利商标局查阅到一份微电脑技术失效专利。他决心与人合伙,投资成立微电脑公司,后来发展成为全球瞩目的高科技企业——苹果电脑公司。
(3)盒式磁带录音机专利也是一个例子。磁带录音机是由荷兰A公司最早发明的,但A公司以为此时发展录音机产业没有市场,先后主动放弃了盒式磁带录音机在将多个国家的专利。而精明的日本人即利用失效专利战略,在其专利技术的基础上,先后开发出品质不一的各式录音机,受到消费者普遍欢迎,获得了巨大的经济利益。
(3)在我国引进浮法玻璃生产技术项目时,对方公司索价2500万英磅的“专利入门费”,理由是该项目拥有一大批专利,经过我方的系统检索,发现该公司围绕此项技术项目申请的专利共137件,其中已失效专利51件,占37.4%。由于掌握了确凿的事实,在谈判中取得了主动,在事实面前,英商不得不把""专利入门费""降为52.5万英磅,从而避免了不应有的经济损失。