在以上场景之中,若初审、实审环节存在驳回案件的情况,则势必会增加专利复审、乃至行政诉讼案件的数量。而一旦诉讼双方各不相让,法院对此如何看待,也有待观察。
在专利无效中,可以预见选择细则第十一条作为无效理由,可能会变得更为常见,由此也会带来行政诉讼的业务机会。实际上,在2020年《专利法》修改之后,实务中已经有主动适用第二十条第一款“诚实信用原则”作为无效理由的案件出现。本次专利法实施细则主动将细则第十一条作为新增的无效理由,实际上更加强化了该无效理由的适用可能性。
特别是在专利侵权或专利无效过程中,极有可能会伴随发生专利权属诉讼,而法院或者行政裁决机关通常会等待专利无效的审理结果,才会做出最终的侵权判定。但若此时伴随发生专利权属诉讼,又会中止专利无效程序,从而可能会带来意料不到的局面。
本次细则修改第九十三条将发明专利的奖金提至不少于4000元,将实用新型或外观设计专利的奖金提升至不少于1500元。因此,对于职务发明的奖励金额,实际上有所增加。
细则第九十四条则修改了职务发明报酬的确定方式,即在无约定的情况下,应依照《中华人民共和国促进科技成果转化法》给予合理的报酬。
而2015年修订并现行有效的《促进科技成果转化法》面向的是“科技成果”,其内涵更为宽泛,其中第四十五条提到:
“科技成果完成单位未规定、也未与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额的,按照下列标准对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬:
(一)将该项职务科技成果转让、许可给他人实施的,从该项科技成果转让净收入或者许可净收入中提取不低于百分之五十的比例;
(二)利用该项职务科技成果作价投资的,从该项科技成果形成的股份或者出资比例中提取不低于百分之五十的比例;
(三)将该项职务科技成果自行实施或者与他人合作实施的,应当在实施转化成功投产后连续三至五年,每年从实施该项科技成果的营业利润中提取不低于百分之五的比例。
国家设立的研究开发机构、高等院校规定或者与科技人员约定奖励和报酬的方式和数额应当符合前款第一项至第三项规定的标准。
国有企业、事业单位依照本法规定对完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员给予奖励和报酬的支出计入当年本单位工资总额,但不受当年本单位工资总额限制、不纳入本单位工资总额基数。”
由此可见,《促进科技成果转化法》实际上比修改之前的专利法实施细则在技术成果报酬方面的支持力度更大。目前修改后的专利法实施细则通过直接参照适用的方式,引入《促进科技成果转化法》作为报酬的计算依据,在后续有关职务发明奖励报酬诉讼中具有重要价值。
需要特别注意的是开放许可的禁忌情形,也即细则第八十六条提到:“专利权有下列情形之一的,专利权人不得对其实行开放许可:
(一)专利权处于独占或者排他许可有效期限内的;
(二)属于本细则第一百零三条、第一百零四条规定的中止情形的(笔者注:权属中止、保全中止);
(三)没有按照规定缴纳年费的;
(四)专利权被质押,未经质权人同意的;
(五)其他妨碍专利权有效实施的情形。”
此外,本次细则同时新增第八十七条,其中提到开放许可一旦达成,应注意向国知局备案,即“通过开放许可达成专利实施许可的,专利权人或者被许可人应当凭能够证明达成许可的书面文件向国务院专利行政部门备案。”
2020年新《专利法》第四十二条规定了两种专利权期限补偿的情形,即审查延迟的期限补偿(实务中较为少见)、以及药品专利的期限补偿制度。本次实施细则新增“第五章专利权期限补偿”对这两种期限补偿情形进行了详细规定。
在审查延迟的期限补偿(PatentTermAdjustment,PTA)方面,本次细则第七十七条提到“依照专利法第四十二条第二款的规定请求给予专利权期限补偿的,专利权人应当自公告授予专利权之日起3个月内向国务院专利行政部门提出。”第七十八条和第七十九条提到期限补偿的计算方法以及不适用期限补偿的情形。
(一)该新药同时存在多项专利的,专利权人只能请求对其中一项专利给予专利权期限补偿;
(二)一项专利同时涉及多个新药的,只能对一个新药就该专利提出专利权期限补偿请求;
本次细则第六十二条提到“授予实用新型或者外观设计专利权的决定公告后,专利法第六十第六十六条规定的专利权人或者、利害关系人、被控侵权人可以请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。申请人可以在办理专利权登记手续时请求国务院专利行政部门作出专利权评价报告。”
也即,从今往后,被控侵权人亦可以作为专利权评价报告的请求主体,在此之前仅限于专利权人与利害关系人。
由于在实用新型和外观设计专利的诉讼程序中,通常都会要求提供专利权评价报告作为立案的基础材料(电商平台投诉的要求类似),因此在侵权诉讼案件中被控侵权人主动请求国知局做出专利权评价报告的现象比较少见。
但实务中亦有可能出现专利权人通过律师函或者其他方式对侵权人做出警告,此种情况之下,被控侵权人既可以提起确认专利不侵权之诉,亦可以通过向国知局请求作出专利权评价报告的方式来维护自身权益。一旦专利权评价报告是负面的,则也可以作为确认不侵权之诉中的重要证据,提供给法院。
2020年《专利法》修改的亮点之一即是引入了局部外观设计制度,这既是响应创新主体的需求,也是为加入海牙协定铺平道路。
本次细则修改第三十条提到“申请局部外观设计专利的,应当提交整体产品的视图,并用虚线与实线相结合或者其他方式表明所需要保护部分的内容。”这为实务中的局部外观设计的视图绘制提供了指引。
在具体操作环节,局部外观设计到底如何审理,相信可以通过实际的案例更加明晰审查标准。而相应地,后续的行政诉讼以及侵权诉讼的审理标准,也会逐步完善。
实务中,在做专利布局时,通常建议企业在对同一技术主题申请专利时,尽量同日申请。因此,发明、实用新型和外观设计应尽量同日递交,防止出现抵触申请的情况,导致专利有新创性的风险。