目前,中国企业的技术开发和创新发展到较高水平,知识产权保护意识也不断增强,尤其是2021年中共中央、国务院印发了《知识产权强国建设纲要(2021-2035年)》,在更高层次上助力提升知识产权保护意识和增强企业知识产权的创造、运用、保护和管理能力。同时,很多中国企业不断扩展海外市场,将产品或技术推广到海外,由此更需要加强海外知识产权保护,为企业的发展保驾护航。
中国企业通常是基于国内研发的产品和工艺技术到海外申请专利,来获得在海外的知识产权保护。中国企业到海外申请专利通常可以依据我国加入的《保护工业产权巴黎公约》(巴黎公约途径)和《专利合作条约》(PCT途径)办理,也可以依据我国与目标国或地区签订的协议(主要是指双边协议)或互惠原则(又称对等原则)办理。
本文主要探讨中国企业为什么、在什么情况下以及如何经由PCT途径申请专利的实践经验。
一、为什么选择PCT途径
1.市场
2.程序和费用
经由PCT途径,可以一种语言在一个专利局(受理局)提交一件专利申请,进而在申请中指定的每一个PCT成员国都产生专利申请的效力。由此,申请人只需完善一件申请文本而实现后续进入多个国家或地区,这相对于经巴黎公约等途径分别单独进入各个国家而言,程序更简单,并明显节约费用和工作量,尤其是考虑到直接经由巴黎公约等途径需要准备多个不同国家的官方语言文本。
3.保密审查
由于专利制度的实质是“以技术公开换取法律保护”,如同世界上其他国家一样,中国也不断加强了国内技术在申请专利时的保护和保密审查,即审查专利申请是否涉及国防利益需要保密,或者要求保护的发明或者实用新型是否涉及国防利益以外的国家安全或者重大利益需要保密(中国专利法第4和19条、实施细则第7条)。
4.检索报告
PCT申请提交后会收到一份国际检索报告(优先权日起9个月,或收到检索本起3个月,以后到期者为准;PCT实施细则第42.1条)。国际检索单位会同时给出一份专利性国际初步报告(书面意见)。申请人可以根据检索报告中引用的现有技术文件和检索单位的初步专利性分析来考虑是否继续该PCT申请,是否进入国家阶段。这对申请人的决策提供了有益的帮助和参考。
二、什么情况下选择PCT途径
1.进入国家数量
如果企业想要到多个(例如三个以上)国家或地区实施专利布局,PCT途径是一种成本、程序上有效和有利的途径。
2.保护类型
经由PCT途径,可以申请发明和实用新型专利,但是不能申请外观设计专利(专利合作条约第2条)。
对于外观设计,中国刚刚加入了海牙协定,中国企业可以依据海牙协定提交外观设计国际申请。
三、如何经由PCT途径申请专利
1.提交文本的语言
中国企业在撰写PCT申请时,考虑到中文为母语,为了准确表达发明构思和便于文本撰写,可以直接以中文撰写,以中文向CNIPA作为PCT的受理局提交。当然,目前中国发明人的英语水平都比较高,为了便于到国外申请或者与外国同事的交流,也可以以英文撰写。CNIPA作为受理局可以受理中文或英文撰写的文本。
2.申请主体和受理局
根据专利合作条约第9和10条和专利合作条约实施细则第19条,PCT缔约国的任何国民或居民可以向所在国的国家局作为主管受理局提出国际申请,也可以向国际局提交国际申请。如果申请人的国籍和居所分属于不同缔约国,可以由申请人从中选择一个国家局作为国际申请的受理局。
因此,中国企业(中国法人)通常可以向CNIPA提交PCT申请。
如果该中国企业是外国企业在中国的子公司,又想为了便于后续总公司的全球专利管理而选择国外的总公司作为申请人,这时可以考虑选择一个中国发明人作为本申请不太可能进入的国家的共同申请人,例如塞舌尔(SC)或马达加斯加(MG)。
3.检索单位的选择
在提交PCT申请时,还需要同时指定国际检索单位(ISA)。对于中国企业,一般可以选择CNIPA为国际检索单位。
根据CNIPA和欧洲专利局(EPO)于2020年12月1日启动的为期两年的PCT国际检索单位试点项目,中国申请人向CNIPA或国际局作为主管受理局按照专利合作条约以英文提交的国际申请将可以选择EPO作为国际检索单位,当然仍可选择CNIPA作为国际检索单位。
四、PCT申请国际阶段的修改和初步审查
申请人也可以选择提出国际初步审查请求(自优先权日起22个月或者自传送国际检索报告之日起3个月,以后到期为准;PCT实施细则第54条之二.1),并可以在提交国际初步审查要求书时或者在初步审查过程中,直至国际初步审查报告制定之前提出修改(“34条修改”),并且可以针对国际检索单位发出的书面意见(当提初步审查请求时,这通常视为国际初步审查单位的第一次书面意见)和可能的国际初步审查单位的第二次书面意见进行答辩(PCT实施细则第66条)。34条修改可以涉及权利要求书、说明书和附图。申请人应直接将文件提交至主管国际初步审查单位,对于中国申请人来说,一般是指CNIPA或者EPO。34条修改不进行国际公布。在后续进入国家阶段时,可以选择同时提交该修改作为审查基础,以加快后续国家阶段的审查进程。
由于目前国际检索单位会在提供检索报告的同时出具一份比较详细的可专利性初步意见(国际检索单位的书面意见),这已经给予申请人比较深入的专利性分析;同时,国际检索单位的书面意见也通常会视为国际初步审查单位的第一次书面意见;另外,由于各个国家的审查制度的差异,当国际检索单位的书面意见或国际初步审查报告为正面时,进入国家阶段时并不必定得到国家局的认可,因此目前实践中较少进一步提出国际初步审查请求。
另外,也有一些国家的检索和审查水平相对较弱,这些国家的国家阶段的审查可能更多参考国际检索报告或国际初步审查报告。如果有意向进入这些国家,在国际阶段提出国际初步审查请求来争取获得国际阶段的正面评价也是有利的。
五、PCT途径不能实现的方面
1.中国台湾
由于有一些国家或地区不是PCT成员国,因此不能通过PCT途径实现进入这些国家或地区的专利保护,例如我国台湾省。如果要在台湾地区获得专利保护,需要单独向我国台湾地区相应部门提交申请。
可以先提交简体中文或英文等指定语言文本,随后再提交繁体中文文本。
在我国台湾地区实践中,对于独立权利要求的主题名称的表述要求较严格,一般都会要求在主题名称前明确加上“一种”的字样,例如“一种…产品”或“一种…方法”。
我国台湾地区申请的权利要求中不允许采用“优选”表述;也不允许“多项引用多项”的从属关系(即引用两项以上权利要求的多项从属权利要求引用了另一项在先的多项从属权利要求)。如果修改导致权利要求总数增加,则会产生较多超项费(权利要求总数超过10项后每项800新台币),因此针对优选特征增加从属权利要求时可考虑适当控制权利要求的总数。
2.荷兰
参考文献:
1.《保护工业产权巴黎公约》:“ParisConventionfortheProtectionofIndustrialProperty”,1883年3月20日法国巴黎签署,1884年7月7日生效。中国于1985年3月19日加入。
2.《专利合作条约》:“PatentCooperationTreaty”,简称PCT。1970年6月19日在美国华盛顿签订,1978年1月24日生效、6月1日开始实施。中国于1993年10月1日提交PCT加入书,1994年1月1日生效。
3.《中华人民共和国专利法》:1984年3月12日第六届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过,1985年4月1日正式开始实施;2020年第四次修正,该修正版于2021年6月1日起实施。之前2008年第三次修正,该修正版于2009年10月1日正式生效。
4.《中华人民共和国专利法实施细则》:2001年6月15日中华人民共和国国务院令第306号公布,自2001年7月1日起施行;2010年第二次修订,该修订版从2010年2月1日起施行。
5.《工业品外观设计国际注册海牙协定》:中国于2022年2月5日交存了《工业品外观设计国际注册海牙协定》(1999年文本)的加入书,海牙协定于2022年5月5日在中国生效。
6.《专利合作条约》2001年10月3日修改版。
7.《专利合作条约实施细则》2020年7月1日生效版,在此也简称PCT实施细则。
8.《指定欧洲专利局作为专利合作条约国际检索单位试点项目申请人指南》。
9.《在五局专利审查高速路(IP5PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(SIPO)提出PPH请求的流程》。