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“本文将通过几则典型案例，分析企业如何对所标明的商品名称或特点等内容进行审查，以最大可能性地规避侵权风险。”
作者：商晨
众多企业在进行产品名称或包装设计时，往往会标明商品的名称、成分特点或产地等信息。但若所标示的内容已经被注册为商标，则会产生商标侵权的风险。针对这一现象，《商标法》第四十九条规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”此条规定限制了商标权人的权利，保护了使用者对标识的合理使用。
然而，使用人认为自己对标识进行了正当使用，但在诉讼案件中却被认定为侵犯他人注册商标权利的情况时有发生。本文将通过几则典型案例，分析企业如何对所标明的商品名称或特点等内容进行审查，以最大可能性地规避侵权风险。
一、确认标示的商品名称是否构成通用名称、图形、型号
（一）通过国家标准、行业标准或行业惯例等事实支撑
案例一：（2020）津民终1331号益海嘉里食品营销有限公司与天津丰美食用油有限公司侵害商标权纠纷二审
上诉人（原审原告）：益海嘉里食品营销有限公司
被上诉人（原审被告）：天津丰美食用油有限公司
涉案商标：第3863827号“黄金比例”
法院认为：第一、丰美公司突出使用了“黄金比例”，该标识标注在商品显著位置，已经超出了一般描述性文字的表现形式；第二、丰美公司并未提供充分证据证明在食用油领域已有国家标准、行业标准或行业惯例认定“黄金比例”反映食用油产品的某一特征。其次，涉案“黄金比例”商标经过权利人的宣传使用，具有一定的知名度，丰美公司作为多年从事食用油生产的企业，理应知晓。
（二）需要考虑该名称是否通过使用已获得较高的显著特征和知名度
案例二：（2014）粤高法民三终字第27号深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司与内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审
上诉人（原审被告）：深圳市周一品小肥羊餐饮连锁管理有限公司
被上诉人（原审原告）：内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司
涉案商标：第3043421号、第3092512号、第3420327号、第3878260号、第4098504号、第5202191号
法院认为：“小肥羊”文字在一定程度上表示了“涮羊肉”这一餐饮服务行业的内容和特点，本身固有的显著性较弱，但“小肥羊”本身并非“涮羊肉”这一餐饮行业的固有名称，也没有证据证明其系该行业的通用名称，“小肥羊”文字本身的先天弱显著性并不排除其可以通过大量的使用和广泛宣传获得“第二含义”和显著性。
案例三：（2016）渝0112民初17407号法国轩尼诗公司与蓬莱酒业有限公司侵害商标权纠纷一审
原告：法国轩尼诗公司（SocieteJasHennessy＆Co.）
被告：蓬莱酒业有限公司
涉案商标：第4842349号“立体商标”
（三）无法仅通过历史悠久或生产主体曾有变化，就认定商品名称构成通用名称
案例四：（2008）天民初字第2500号古丈茶业发展研究中心与湖南平和堂实业有限公司、湖南省华茗茶业有限公司侵害商标权纠纷一审
原告：古丈茶业发展研究中心
被告：湖南省华茗茶业有限公司、湖南平和堂实业有限公司
涉案商标：1607997"古丈毛尖"
法院认为：（1）注册商标中含有地名的，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用该地名，但被告华茗公司并非仅使用原告证明商标中的地名，而是对其中文字部分的完整使用；（2）商品历史悠久不等于其名称通用，二被告并无充分证据证明"古丈毛尖"属于某类商品的通用名称，产品标签认可证书等尚不足以作为认定商品通用名称的证据；（3）商标法中的正当使用为善意使用，被告华茗公司刻意隐藏其"壶珍+图形"注册商标，而突出"古丈毛尖"文字，该使用行为易造成混淆误认，故其主观非属善意；……综上，被告华茗公司的行为不属于正当使用。
案例五：（2020）浙8601民初1746号杭州王星记扇业有限公司与杭州保和堂医药有限公司、绍兴王星记扇厂、周雅定侵害商标权纠纷一审
原告：杭州王星记扇业有限公司
被告：杭州保和堂医药有限公司
涉案商标：第549924号“王星记”
案例分析：最高法在(2009)鲁民三终字第34号侵害商标权、不正当竞争纠纷案例中表明：根据当事人提供大量的证据可以证明，“鲁锦”织造工艺历史悠久，不是由某一自然人或企业法人单独占有使用，而是适用于山东地区特别是山东鲁西南地区的民间纯棉手工纺织品的通用名称。
但在个案中，无法仅通过商品名称历史悠久或生产主体曾发生变化就认定该商品名称已构成通用名称。通常需要根据商标名称的具体使用情况，并结合县志、年鉴等报导证据进行佐证，综合判定商标名称在特定商品上是否构成通用名称。
二、对标示的商品特点或其他事实情况进行客观描述和善意使用，不得造成消费者混淆
（一）标示商品成分、工艺等特点时，应确保该成分、工艺特点为行业惯用，且商品中确实使用了该特点
案例六：（2018）沪73民终289号光明乳业股份有限公司与美食达人股份有限公司侵害商标权纠纷二审
上诉人（原审被告）：光明乳业股份有限公司
被上诉人（原审原告）：美食达人股份有限公司
涉案商标：11817439号“85°C”
法院认为：首先，在涉案被控侵权商品外包装上使用被控侵权标识85℃，是温度的标准表达方式，与涉案商标标识具有明显区别。其次，光明公司在其使用的巴氏杀菌技术生产工艺过程中包括了“15秒钟使用85℃的温度杀菌”的流程，可见光明公司在被控侵权商品外包装上使用85℃具有一定的事实基础。且被控侵权外包装上的85℃分别配以“85℃巴氏杀菌乳新鲜说”“认准巴氏杀菌乳才是鲜牛奶”“就是要喝85度杀菌的巴氏鲜奶”“我是巴氏杀菌乳我更新鲜”“85℃巴氏杀菌乳高品质鲜牛奶”等文字，上述文字亦充分说明，光明公司使用85℃所表达的就是温度，且仅是在表达温度意义上的使用。因此，本院认为，光明公司在被控侵权商品上使用85℃，并非对美食达人公司第11817439号注册商标的使用。
案例七：（2017）京民终28号贵州永红食品有限公司与贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷二审
上诉人（原审被告）：贵州永红食品有限公司
被上诉人（原审原告）：贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司
涉案商标：第2021191号“老干妈”
（二）可以证明所标示的商品名称的在先使用情况
案例八：（2018）云民终135号云南宝田农业科技有限公司与纳雍民正种植农民专业合作社侵害商标权纠纷二审
上诉人（原审被告）：云南宝田农业科技有限公司
被上诉人（原审原告）：纳雍民正种植农民专业合作社
涉案商标：第13630491号“滇重楼”
（三）对所标示的客观事实进行善意使用，不可突出使用，致使消费者混淆
案例九：（2009）民申字第1310号漳州市宏宁家化有限公司与漳州片仔癀药业股份有限公司侵害商标权纠纷再审民事裁定书
申请再审人（一审被告、二审上诉人）：漳州市宏宁家化有限公司
被申请人（一审原告、二审上诉人）：漳州片仔癀药业股份有限公司
涉案商标：第562754号、第701403号、第358317号“片仔癀”、“PIENTZEHUANG”
案例十：（2021）粤民再208号广州大明联合橡胶制品有限公司与吉尼斯世界纪录咨询（北京）有限公司侵害商标权纠纷再审
再审申请人（一审被告、二审上诉人）：广州大明联合橡胶制品有限公司
被申请人（一审原告、二审被上诉人）：吉尼斯世界纪录咨询（北京）有限公司
涉案商标：第11149025号“吉尼斯世界纪录”、第11149031号“GUINNESSWORLDRECORDS”
法院认为：大明公司在其网站和商品上使用中英文称奥妮避孕套获得“最薄乳胶避孕套”的吉尼斯世界纪录认证，并使用了“GuinnessWorldRecord”词汇及含有吉尼斯世界纪录证书的照片。上述使用是对该事实的客观叙述，属于对“吉尼斯世界纪录”的叙述性使用，不构成商标侵权。
案例十一：（2020）川01民初4310号金蝶软件（中国）有限公司、深圳市蝶润科技发展有限公司、深圳市金蝶妙想互联有限公司与成都财智办公用品有限公司侵害商标权纠纷、不正当竞争纠纷一审
原告：金蝶软件（中国）有限公司、深圳市蝶润科技发展有限公司、深圳市金蝶妙想互联有限公司
被告：成都财智办公用品有限公司
涉案商标：第1505793号“金蝶”、第26760297号“金蝶KINGDEE”、第4362974号“KINGDEE”、第28658925号“金蝶妙想”、第18790329号“金蝶蝶金”
法院认为：财智公司在销售的财务凭证商品上以及宣传推广中标注“适用于金蝶”。首先，前述标识并未突出使用“金蝶”文字，作介绍商品之用。其次，“适用”或“适用于”在前述使用情形中的完整标注为在“适用于”文字之后连接各类软件。最后，从“适用”文字含义上来看，“适用”意思为适合使用或适合应用。因此，财智公司标注“适用于金蝶”标识，在具体的使用环境指示的是其商品的用途或功能作用，属于对商品功能或用途的描述，不属于商标性使用。
三、标示产地时，应保证商品确产于当地
案例十二：（2012）高民终字第58号舟山市水产流通与加工行业协会与北京华冠商贸有限公司、北京申马人食品销售有限公司侵害商标权纠纷二审
上诉人（原审原告）：舟山市水产流通与加工行业协会
被上诉人（原审被告）：北京申马人食品销售有限公司
涉案商标：第5020381号“舟山带鱼ZHOUSHANDAIYU及图”
法院认为：《商标法实施条例》第六条第二款规定，以地理标志作为集体商标注册的，其商品符合使用该地理标志条件的自然人、法人或者其他组织，不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的，也可以正当使用该地理标志，该团体、协会或者其他组织无权禁止。
舟山水产协会作为该商标的注册人，不能剥夺虽没有向其提出使用该证明商标的要求，但商品确产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织正当使用该证明商标中地名的权利。但对于其商品并非产于浙江舟山海域的自然人、法人或者其他组织在商品上标注该商标的，舟山水产协会则有权禁止，并依法追究其侵犯证明商标权利的责任。
但值得注意的是，征求意见稿中强调了商标的注册人无权阻止的前提为使用人“以事实描述方式正当使用”集体商标、证明商标中含有的地名。因此，在商品或其包装上使用地名时，应保证商品确产于该地区，才能够受到法律保护。
结语
（原标题：对企业如何正当使用注册商标中的通用名称、商品特点或地名的思考）