在我国现行法律、法规中,关于公知常识的概念并无清楚明确的界定,仅在2010版《专利审查指南》(简称《审查指南》)中有所涉及。《审查指南》第二部分第四章第3.2.1.1节规定:“所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段。”①
基于对前述《审查指南》规定的理解,理论界、实务界对公知常识的概念亦有多种界定。如:有观点认为,本领域技术人员所知晓的就应当是本领域的公知常识,即发明或者实用新型所属技术领域所有的普通技术知识或者技术手段;②有观点认为,公知常识是在所属技术领域众所周知的事实,以及广泛熟知的知识或技术手段;③有观点认为,公知常识系在专利申请日或优先权日之前某一技术领域内为本领域普通技术人员普遍知晓的技术知识,其属于司法认知的对象。④
(一)关于公知常识的外延
由上述观点可见,技术手段和技术知识在认定公知常识时互有交叉。技术手段按照一般理解,是指人们在技术活动中利用技术知识和经验,选择一定的技术方法,去完成设定的技术目标,因此将技术知识和技术手段相比,技术知识显然有更宽泛的外延,是上位概念,二者不能并列或选择性适用。
(三)关于公知常识与司法认知的区别
基于此,笔者认为,对于公知常识的概念可定义为:在发明或实用新型专利申请日或优先权日之前为该领域内普通技术人员所普遍知晓的技术知识,其不同于众所周知的事实,亦不属于司法认知的对象。
二、公知常识的载体
关于公知常识的载体,在我国现行法律、法规中亦无明确界定。《审查指南》第四部分第八章第4.3.3节规定:“当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识。”
(一)专利文献和期刊论文
在司法实践中,专利文献和期刊论文是当事人运用较多的证明公知常识的载体。对于该类载体,法院多采取相谨慎的做法,否定了专利文献和期刊论文等作为公知常识证据载体的合法性,如“连接器插座”实用新型专利无效行政纠纷案、“液压全封闭落地式垃圾中转装置”实用新型专利无效行政纠纷案。
法院之所以对此相对谨慎,原因可能有二:其一,《审查指南》并未规定专利文献和期刊论文可以作为公知常识的载体,法院作为司法机关,更不应当扩大适用。其二,专利文献和期刊论文本身记载的技术特征、所能解决的技术问题和实现的技术效果并不具有当然的确定性、准确性,亦不具有公知性。韩国科学家黄禹锡2005年5月在世界顶尖杂志《科学》上关于克隆胚胎干细胞的论文造假便是最好的诠释。在我国,科研人员为评职称需要发大量的论文,各级政府为寻求政绩资助专利申请等导致国内期刊论文编造数据、专利文献内容造假的现象也屡有发生。
(二)《国际专利分类表》
(三)国家标准、行业标准等标准
所谓的标准,是指为了在一定范围内获得最佳秩序,经协商一致制定并有公认机构批准,共同使用的和重复使用的一种规范性文件。鉴于该类标准,是本领域技术人员所共同遵守的,虽没有上升到法律的层面,但可以作为证明公知常识的证据使用。如在通信领域,TD-SCDMA标准经工业信息化部、运营商等部门协商确立后,成为通信领域的技术人员研发、测试、专利申请的重点参考资料,已为本领域的技术人员所广泛知晓,应为通信领域的普通技术知识。
(四)权威的数字资源
三、公知常识证据的举证和认定
(一)对利益平衡理论的理解
(二)关于专利复审委员会对公知常识证据的举证和认定
笔者需指出的是,在一些特殊的案件,如具有重大社会影响的案件、疑难复杂案件、有涉诉信访苗头的案件以及其他重要案件中,专利复审委员会在认定公知常识时,应当采用举证的方式证明,此举是最大限度的保障各方利益平衡的内在要求。
2.专利复审委员会在专利确权程序中是否可依职权认定公知常识
《审查指南》第四部分第三章第4.1节规定虽并未否定专利复审委员会在专利确权程序中不可依职权认定公知常识,但是笔者认为该做法与专利复审委员会的性质相悖。
具体而言,在专利确权行政案件中,专利复审委员会虽为行政机关,但却行驶着准司法机关的权利。其作为居中裁判者,在无效请求人与专利权人无效请求纠纷之间居中作出裁决。如果允许专利复审委员会依职权认定公知常识,则相当于变相的帮助无效请求人,对专利权人而言,显失公允。不仅损害了当事人所期待的最基本的公平正义,更会对专利确权制度失去信任。
在涉及“直流电弧炉用导电热补料及其制造方法”的发明专利无效行政案件中,法院在判决中否定了专利复审委员会依职权认定公知常识但不举证的行为,其认为:“专利复审委员会在第13791号决定中简单地将本专利权利要求2与对比文件2的区别归纳为‘工艺步骤参数的不同’是不适当的,且专利复审委员会亦未对上述区别技术特征如何从对比文件1中得出技术启示逐一进行评价,专利复审委员会认为上述区别技术特征均是本领域技术人员容易想到的,对此并未提交证据予以证明,亦未进行合理的说明,故对该认定不予支持。”
虽上述判决否定了专利复审委员会依职权认定公知常识但不举证的行为,但其出发点并非是专利复审委员会不能依职权认定公知常识,而是专利复审委员会并未举证证明。基于专利复审委员会的性质,笔者认为该判决亦有不妥之处。专利复审委员会应当牢牢把握准司法机关的底线,充分保障当事人的期待利益,在专利确权程序中不可依职权认定公知常识。
(三)关于申请人或无效请求人对公知常识证据的举证
《审查指南》第四部分第八章第4.3.3节规定,主张某技术手段是本领域公知常识的当事人,对其主张承担举证责任。该当事人未能举证证明或者未能充分说明该技术手段是本领域公知常识,并且对方当事人不予认可的,合议组对该技术手段是本领域公知常识的主张不予支持。司法实践中,申请人或无效请求人仅仅主张某技术内容属于公知常识而不提供相应证据,很难得到法院的支持,其应当承担不利的法律后果。
需要注意的是,在审查实践中,对于涉及到公知常识的审查意见,申请人或代理人的意见陈述书的答辩意见通常只是“没有证据证明该区别技术特征是公知常识”。实际上,该答辩意见效果不好,因为现有法律、法规等并未明确规定所有公知常识均需举证,审查员在驳回决定中很容易形成“因为其是公知常识,所以其是公知常识”的论证方式,势必造成审查资源的浪费,甚至可能偏离实质的发明点。
鉴于此,笔者认为,可采用区别技术特征在本申请及对比文件中能否产生相同技术效果的方式判断该特征是否为公知常识。如果二者不能产生同样的技术效果,则不能认定为公知常识,反之,则可认定。若申请人能够基于此而答辩,能够给予审查员看待区别技术特征新的视角,也能促进专利申请的高效审查。
(四)关于法院对公知常识证据的认定
如在“一种竹扫帚”的实用新型专利无效行政纠纷案中,法院认为:“在本专利申请日之前人们的日常生活中,将废旧衣物、床单等棉制品、棉织物撕成条状,先将钉子钉在木棍的一端以固定细铁丝,用细铁丝将布条一层一层的绑扎在木棍的端头,再将钉子钉在木棍端头固定细铁丝的另一端制成墩布的做法早已司空见惯。根据该方法给出的启示,无需本领域技术人员,只要稍具生活经验的人即可根据绑扎墩布的方法获得本专利的技术方案。此外,为防止在木制或竹制等材质的圆柱体端部对金属丝、棉、麻等丝线进行绑扎后,被绑扎物发生轴向位移或脱落,用钉子、穿钉进行交叉固定的方法,亦为人们在日常生活中的经验及简单的物理常识。”在涉及“前轮定位装置”的实用新型专利无效行政案件中,法院亦有类似认定。