1、关于商标。对企业而言,商标是对企业产品或服务起标识作用的标识。但只有注册商标才能获得《商标法》保护,虽然“老字号”标志也给予保护,但这种保护力度是有限的。未经注册的起标识作用的标志虽然也可以成为商标,但是不能获得《商标法》保护,无法成为专用商标。企业要消费者快速了解并记住的最好的办法就是为其产品设计商业标志,并注册成为注册商标。根据商标的显著性或独特性的大小分为强力型商标和弱力型商标,从企业长远发展上将,应优先选择强力型商标;从商标保护的需要可分为联合商标和防御商标,两者对注册商标的保护极为重要。商标的基本功能是产品或服务区分功能,更高层次的功能是信誉和信赖功能,反过来有可以提升山品的价格。
2、关于专利。根据《专利法》的规定,专利具体包括发明,实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。发明和实用新型都是技术方案,所不同的是发明包括方法技术方案和材料的组分技术方案,而实用新型却不包括;发明的创造性标准高于实用新型。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。和外观设计相比,外观设计强调审美效果,主要起装饰作用,强调整个产品外观的整体性;商标主要起标识作用,强调产品外观某部位的特殊性,虽然两者有一些相似性,但仍然有本质不同。几乎每个企业都需要有自己的注册商标,但只有生产研发型企业才必须发展自己的专利。任何技术创新不申请专利保护,即便是国家对技术成果授予至高奖项,也不能保护其技术成果,必须通过申请专利取得专利保护。
5、关于集成电路布图设计。根据《集成电路布图设计保护条例》的规定,所谓集成电路,是指半导体集成电路,即以半导体材料为基片,将至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路集成在基片之中或者基片之上,以执行某种电子功能的中间产品或者最终产品;所谓集成电路布图设计(以下简称布图设计),是指集成电路中至少有一个是有源元件的两个以上元件和部分或者全部互连线路的三维配置,或者为制造集成电路而准备的上述三维配置。由于集成电路布图设计不属于解决技术问题的技术方案,其布图设计本身是一种图纸,即不是产品也不是方法,无法纳入《专利法》保护范畴,同时布图设计的商业价值必须依赖产品才能体现,这与《著作权法》中的作品有本质区别,也不能纳入《著作权》法保护,当然,集成电路布图设计图纸本身受《著作权法》保护。集成电路布图设计只有登记后才受《集成电路布图设计保护条例》保护。其登记机关为国家知识产权局,申请人可以自己申请登记也可以委托专利代理机构登记。布图设计专有权的保护期为10年,自布图设计登记申请之日或者在世界任何地方首次投入商业利用之日起计算,以较前日期为准。
7、关于地理标志。世界贸易组织在有关贸易的知识产权协议中,对地理标志的定义为:地理标志是鉴别原产于一成员国领土或该领土的一个地区或一地点的产品的标志,但标志产品的质量、声誉或其他确定的特性应主要决定于其原产地。因此,地理标志主要用于鉴别某一产品的产地,即是该产品的产地标志。地理标志也是知识产权的一种。由于地理标志一般不属于哪一个企业所专有,有的地理标志企业不能使用,故在此不做论述。但是,对那些原产地的产品充分利用地理标志是非常重要的,地理标志一般由某一非盈利的第三方组织来具体管理。
(二)企业知识产权战略
企业知识产权战略是指企业从长远战略目标出发,充分有效地利用知识产权制度、企业商标、专利技术、专利情报信息等智力成果,以求在技术创新和市场竞争中维持、强化其优势地位而采取的对策谋略(详见:冯晓青《企业知识产权战略》)。对一个企业来说,知识产权战略是一个企业经营发展战略的非常重要的组成部分。在经营方面运用知识产权战略,可以有力的对抗和排挤竞争对手,以较小的投入获得最大的市场占有份额。同时也能增强自己的市场竞争力。在技术的开发和研究方面可以使自己的发明创造及时得到法律的保护,并能及时掌握技术的最新发展,从中借鉴适合自己的创新发展之路。
二、建立知识产权战略的必要性
历史上每次工业革命都是伴随着科技的发展而推动的,是科技的进步推动了工业革命,所以工业革命的本质是科技革命。在世界经济进入疲软时期时,美国,日本等经济强国纷纷将视角转向科技革命,针对本国的特点制定国家知识产权战略,不仅避免了经济危机,而且带动国家经济的再次腾飞。经历了经济基础的原始积累,和知识产权的无数次阵痛后,中华人民共和国国务院针对我国经济结构特征制定了《国家知识产权战略纲要》,并于2008年6月5日实施,随后各省、直辖市等地方政府也陆续的颁布了自己的知识产权战略,对依靠高科技发展的企业给予政策上的种种优惠,自此,我们也走上了知识产权之路,但路漫漫兮,我们才刚上路![page]
(一)历史的惨痛教训
1、中国DVD侵权案
曾经的DVD产业是我国是如此的火爆,无论是国内销售还是海外出口都让商家打捞了一笔,正当他们准备大显身手时,外国几大DVD技术开发商(即专利技术持有人)告上法庭。最终,中国电子音响工业协会代表国内百余家DVD生产企业,与6大技术开发商组成的“6C联盟”签署协议:中国企业每生产一台DVD机,要向“6C联盟”缴纳4.5美元的专利费。再加上其他国际DVD专利收费大军的进逼,导致DVD产品的出口价格上涨10美元,出口增长势头受阻。有些DVD技术是我们自己开发的技术,但是没有申请专利,不仅得不到我国专利法保护,还由于没有申请专利,进而导致外国企业申请专利成功。DVD专利纠纷致使很多企业被击垮,壮志被抹灭,辛辛苦苦赚的钱却支付给了技术开发商,其教训着实让人刻骨铭心,不重视技术的专利保护,其后果是惨痛的。
DVD专利侵权案充分暴露出大多数中国企业抱着“世界制造工厂”的荣誉准备潇洒走世界,可还没有迈出国门,却被知识产权给敲了闷棍,此时才知道知识产权为何物,原来的“世界制造工厂”荣誉是颁给下三滥的,这才打起了知识产权的大旗,可他们真的举好了这篇大旗吗阵痛还在继续着!
苏州恒久“专利门”事件充分的告诉我们,企业对知识产权的价值内涵存在种种误区,特别是专利。在申请、获得及维护专利时,申请人、专利权人需要花费相应的专利费用,这是谭获得专利保护的对价。由于仅仅把申请专利的目的定位在保护核心技术,因此许多企事业单位的决策者由此认为申请专利就是花钱,就是要进行资金投入。专利保护实为权利人和国家之间的合同保护,专利权人所要支付的对价是技术充分公开+专利费(包括申请费、专利年费),国家或公众的对价是给予申请人的技术方案《专利法》规定的保护,《专利法》、《专利法实施细则》及《专利审查指南》即为专利保护合同的格式文本,专利权人少履行其中任何一项义务,都可能导致其权利的丧失。很多企业误认为,如果不能再推广应用,也就无经济价值,便不再缴纳专利年费。然而这是认识上的极大的误区。专利的的经济价值十分丰富,它不仅仅在于保护企业专有的享用技术创新成果,还是打击竞争对手的有力武器,为企业创造良好的竞争环境,树立竞争信心。苏州恒久正是由于其对专利的内涵及价值认识不够,才有了“专利门”事件,留下的是惨痛教训和深切的后悔。
3、知名商标被抢注
(二)激烈竞争中的功能
2、利用专利快速打开市场并维护市场份额。一项新产品如何来吸引客户,占领市场,最重要的是技术,也即产品的效能或美感;一项能为消费者来卖美感、方便消费者生活或开拓消费者新的生活方式的产品无疑会快速打开市场,但这需要产品凝聚着技术创新。九阳豆浆机就是典型,他们充分利用利用专利技术,率先打开豆浆机市场,并占领大额的市场份额。企业商标战略和技术创新战略是抢占和维护市场份额的重要武器,两者相互配合,缺一都不能发挥另一部分的最大价值。
3、专利技术是突围价格战中最为锋利的武器。价格战争使很多企业几乎无利润空间,挣扎在零利润的边缘,有很多企业在价格战中,其收益的一大部分都要支付给技术使用费(含专利使用费、技术秘密使用费、商标使用费等)。而有些企业,例如IBM公司,每年净利润的15%是来自其专利技术许可收益,朗科公司去年净利润的50%是来自专利收益。很多企业之所以被低价竞争逼得他们零利润,是因为他们低价格优势外,无其他任何优势,“世界制造工厂”再也不是对中国企业的赞誉,而是对中国企业无竞争力的最直接最贴切的评价。但是仍然有一部分企业,当别人都在打价格战时,他们却在脚踏实地的充分利用已开发的技术成果应用于商业生产,利用先进的技术争取市场,赢得客户的信任。例如联想、海尔(一台海尔空调凝聚的专利技术就有三十多项)等企业充任意识到知识产权在企业竞争过程中的重要性,早早的将企业知识产权战略纳入企业长远规划并实施。我们不担心价格战争,但是我们担心我们没有把精力转移到技术创新,品牌树立上。[page]
4、专利技术是限制竞争对手的最有力的武器之一。利用知识产权限制竞争对手主要体现在专利方面,作为技术领域,有很多技术是某项领域的重要技术,一旦突破,其他企业就很难绕过专利技术实施,也即专利技术是他们生产产品所应用技术的比用技术,竞争对手就面临重要么放弃某产品的开发生产,要么向专利权人支付专利使用费,无论做何种选择,都是很痛苦的。有的针对竞争对手开发的专利技术,开发从属专利,一旦开发出从属专利,竞争对手辛辛苦苦开发出来的“重大技术成果”的价值也将大打折扣,并且为权利人实现交叉许可打下良好的基础。还有将竞争对手的技术秘密攻破并申请专利,虽然竞争对手可以在转范围内使用,但却不能扩大生产,只能在专利申请日以前规模范围内使用,而必将大大削弱竞争对手的竞争力。
但是,任何技术创新,都必须通过申请专利或采取完善的技术秘密制度来保护,才能最大限度的发挥技术创新的效能,否则一旦成奉献技术,将毫无竞争力可言。同样,商标战略的首要大事就是申请注册商标,经核准注册的商标才能作为商标战略的基础。也即知识产权保护与知识产权创新同等重要,这也是把知识产权作为战略的原因之一,因为它无法靠哪一个人,哪一个部门来完成,它需要多个部门的配合,需要企业核心领导人的高瞻远瞩。
三、企业知识产权战略框架
企业知识产权包括方方面面,即便是集团型企业,也很少把所有企业知识产权都涉猎到。企业知识产权框架的搭建一般围绕企业现行经营领域和未来发展方向综合确定。虽然企业知识产权涉及到方方面面,但主要的几项知识产权大多数企业都会涉及到,这包括专利、商标、著作权。
对于产品设计、生产型企业来说,专利战略是企业在激烈的竞争中最有力的武器,商标是产品的代号,也是必不可少的,而产品说明书等有关产品信息的一系列文件,都是著作权法中的作品对象,受著作权法保护,建立起专利、商标、著作权保护框架是十份必要的。例如武汉市中级人民法院2007审结的武汉某传感器有限公司诉武汉某电子有限公司著作权纠纷案中,便是因产品介绍说明书引发的,而电子公司和传感器公司都是产品销售型企业。
四、企业知识产权战略具体实施方式
(二)商标战略的具体实施
1、选择设计有创意又文化内涵的商标
很多刚刚注册的企业,为了短期内提高自己的知名度,都会攀富(即傍名牌),但从企业的长远来看,这是万万使不得的。宝马股份有限公司诉广东世纪宝马服饰有限公司一案再次告诉我们傍名牌的严重后果,同时傍名牌的商标难以被注册,即便是注册了,也可能被撤销掉,在使用过程中很容易因不正当竞争而成为被告,长期的风险远大于短期的利益。在选择设计商标时尽量选用强力型商标,避免使用弱力型商标。选择商标应把握以下几个原则:a、尽量避免使用与知名企业字号或注册商标相近似的标志作为注册商标;b、优先选用强力型标志;c、选用的商标不得违反《商标法》第十条、第十一条、第十三条等有关规定;d、构思深刻、构图简洁,彰显企业文化或名族文化或产品文化内涵;e、构思的商标与企业字号紧密联系,这样不仅可以获得“双重保护”,对整个商标战略的实施都是非常有利的。在选择设计商标前,有必要对做相应的检索,了解知名商标、现有注册商标等有关情况,以防事倍功半。[page]
2、及时将精心设计的商标注册登记
4、申请注册商标的同时,到著作权主管部门进行著作权登记
4、充分使用注册商标
5、申请驰名商标认定
7、注册商标的品牌维护
第一,需要产品或服务质量的保证,企业信誉的保障。商标的品牌价值一般都是通过产品或服务的质量、企业的信誉等经过长期的积累而沉淀下来的,故而商标价值的维护,离不开产品或服务质量的保证,更离不开企业的信誉的保障,故商标品牌价值的维护,首当其冲的是产品或服务的质量保证,企业信誉的保障,这是基础,没有基础保障,其他都是空中楼阁。这里的企业信誉包括产品的售后服务,服务的理念,也包括企业的社会责任感。
第二,慎重的进行商标许可使用。虽然商标许可,可以为企业直接带来经济利益(许可费),并增强商标的知名度,但商标许可是把双刃剑,许可的对象越多,管理的难度就越大,一旦被许可人的产品或服务出现质量问题,必将影响到商标的价值,故在注册商标许可中,一定要谨慎的选择被许可人,有必要对被许可人产品的生产环节及服务过程进行全程监控,保障产品及服务的质量,避免因质量问题给注册商标带来负面影响。一般来说,注册商标的许可,仅限于商标权利人名下的子公司或代理商。
第五,统一管理。一般来说一个主打注册商标都会有很多的联合商标和防御商标,这些注册商标的管理是一项统一的工作,而不能有不同的人分别去管理,如果注册商标的权利人不是同一个主体,则将来的商标的品牌推广、市场许可、维权等都不能统一管理。“华伦天奴”退出中国市场虽然是其没有重视打假而造成李鬼太多,但其根本原因是华伦天奴品牌被三个不同的家族使用和延伸,无法统一管理,在品牌维护过程中都指望其他家族而造成的,如果统归一个主体管理或三个家族能齐心协力,也不至于被李鬼赶走。中国的九头鸟注册商标在品牌管理过程中,也因家族成员不能统一而大大损害了品牌的价值。
(三)专利战略的具体实施
1、对所要突破的领域做必要的技术现状检索
第二,技术现状检索是了解竞争对手的最有效的手段。凡是有专利战略意识的企业,都会将自己的技术创新及时申请专利,以获得专利保护,故专利检索可以直接了解竞争对手的技术创新现状、专利布局。虽然有些企业将某些技术创新作为技术秘密保护,但在科技高速发展的今天,今天的技术秘密明天就可能成为现有技术,故专利检索页很可能发现竞争对手的技术秘密的具体内容,即便不能发现,也可以找到替代竞争对手技术秘密的技术方案,击垮竞争对手。[page]
第四,专利检索可以有效的避免专利侵权的发生。根据《专利法》的有关规定,除专利法另有规定外,未经发明或实用新型专利权人的许可,不得实施其专利,即不得以生产经营目的制造、使用、销售、进口其专利产品,或使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品;未经外观设计专利权人许可,不得以生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口气外观设计专利产品。很显然,专利侵权不以行为明知为前提,而是以有实施行为为充分必要条件。在专利检索过程中将企业所实施的技术与专利技术对比,可以及时发现自己所实施的技术是否涉嫌专利侵权,一旦发现应尽早采取措施,避免陷于专利侵权纠纷中。需要注意的是,判断被控侵权技术方案是否落入专利权保护范围时,是以被控侵权技术方案的技术特征与专利权要求记载的全部技术特征对比,如果被控侵权技术方案缺少专利权利要求记载的一个或一个以上的技术特征,或者被控侵权技术方案有一个或一个以上的技术特征与专利权利要求记载的响应技术特征不相同也不等同,被控技术方案就没有落入专利权的保护范围,就不构成专利侵权。
2、制定符合企业发展的具体的技术研发计划
企业研发计划的制定一定的结合实际情况,充分利用企业的技术优势,保证计划的可实施性。中小型企业先从企业生产过程中碰到的具体问题入手,制定短期技术并有效执行,通过大量的小专利提升企业的实力,大中型企业除制定短期研发计划外还应充分重视行业发展方向,制定中长期研发计划,以保证或提升在行业内的优势。
3、挖掘潜在的可以申请专利的技术创新
4、技术创新后,要及时确定保护的方案
有很多技术创新后,并不是每一个技术要点都得采取统一的保护方式,事实上很多技术创新中,分别采取不同的保护方式是非常常见的,特别是方法发明。但在此,在采取两种保护方式并行的技术创新中,必须准确把握专利保护中“技术方案充分公开”的要点。根据《专利法》的规定,专利申请的说明书应当对发明说实用新型(要保护的技术方案)作出清楚完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准。发明创造的充分公开时围绕权利要求进行的,而权利要求又围绕着所要解决的技术问题而展开的。故在申请专利时,必须考虑通过专利保护的技术方案,要解决哪些问题,这些技术问题不能包括作为技术秘密保护而解决的技术问题,只要把握这一点,就可以很好的处理二者的关系了,除涉及数值范围的发明创造外,,对于产品或方法发明创造,大多数说明书都是照搬权利要求书,在对解决问题的原理做必要介绍,也基本符合充分公开这一法定要件了。
确定专利保护后,应当及时的申请专利保护。根据《专利法》的有关规定,我国专利申请才是先申请原则,即统一技术方案被两个以上的人申请专利保护的,只授予最先申请的人专利权。同时,根据《专利法》的规定,授予专利的必要条件是符合新颖性要求。所谓新颖性是指发明或实用新型不属于现有技术(设计),也没有任何单位或者个人就同样的发明、实用新型或外观设计在申请人以前向国务院专利行政部门提出过申请,并公布在在申请日以后公布的专利申请文件或公告的专利申请文件中。现有技术(设计)是指在申请日以前在国内外为公众所知悉的技术(设计),上述规定明确了我国专利申请采取的是先申请原则,而不是先创造原则。故技术成果应及时申报专利,以避免被他人先申请或公开。故,如果技术方案不及时申请专利,一旦被他人先申请或被他人公开,就无法获得专利权。
需要强调的是,及时的申请专利,并不等同于立即申请,而要重视适时的申请,因为一旦申请专利保护,技术方案必然被公开,而技术方案公开后,你的所有竞争对手都能够了解到该技术方案,而该技术方案可能恰恰是他们在解决某一问题时所未解决的难题,一旦被他们运用,必然会大大缩短他们在某一问题上的研发周期,所以,如果该技术方案时竞争对手急缺的技术方案,为了延缓竞争对手的研发,可以暂作技术秘密保护,而延缓申请专利。如果该技术发难不立即申请专利可能被他人公开或申请的,可以充分利用我国优先权制度及公开制度,先向国家知识产权提出申请,在专利被公开之前(记载于待出版的专利公报之前)撤回,然后再申请,这样可根据优先权制度,而保证自己的在先申请的地位,并且专利被公开之前都处于保密阶段,除具体审查员外,其他人都无法知道,竞争对手更无法知道,采取这种方式所付出的对价也仅仅是多缴纳一次专利申请费而已。[page]
5、委托专业的专利代理机构申报专利
从国际管理或规则看,知识产权保护的一个重要特征是地域保护原则,专利保护也不例外。作为地域保护原则,简单的说就是在该国家或地区申请专利的,在该国家或地区才能获得专利保护。例如,如果该专利只在大陆申请专利,未在香港或美国申请专利,则该专利就不能在香港、美国获得专利保护。故一项创新比较高的发明创造有必要考虑国外申请,国外申请的渠道包括直接向具体的国家或地区申请和PCT申请。采取PCT申请的申请人,在申请后的一定时期内可以考虑是否向是否向特定国家申请专利,以减少因选择不当而额外增加费用。需要强调的是PCT申请仅仅是让申请人获得了优先权,如果不向具体的国家或地区申请,也无法再其他国家获得专利保护。确定是否申请外国保护时,从实用主义出发,如果该技术创新对应的产品不向国外销售,或权利人也不到国外生产,则没有必要向外国申请专利;如果产品出口到国外或在国外生产,则应向对应的国家申请专利保护。[page]
6、做好商业秘密的保护工作
在对技术创新进行挖掘过程中,除注重可申报专利的技术成果外,同时应重视那些潜在的可作为技术秘密保护的技术成果。一旦发掘可作为技术秘密保护的成果,应立即进行技术论证,确定可作为技术秘密保护后,立即采取技术秘密保护。作为技术秘密保护的技术往往是技术研发成果的某一具体细节,其外围的一个完整的技术方案仍可以申请专利保护。专利与技术秘密的关系类似于专利权利要求中的独立权利要求和从属权利要求之间的关系。
根据《反不正当竞争法》的规定,所谓商业秘密是指不为公众所知悉,能为权利人带来经济利益,具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。作为技术秘密,他的实用性并能为权利人带来经济利益是不言而喻的,但是对于秘密性及采取保密措施这一事实,必须由权利人举证。这就需要有一套完备的保密制度,围绕诉讼要求展开,指定相应的制度。
保密措施的证据一般包括以下几个方面:第一,有对技术信息载体加强管理的有关规章制度,即有明确的技术秘密保密制度,在该制度中应明确哪些文件或资料适用该制度,那些人具有保密义务;第二,在全体职工待会上或有关技术人员会议上针对具体的技术秘密提出保密要求,并形成书面文件,由入会人员签字,第三,对涉及技术秘密的场所和人员制定严格的保密制度,也即企业技术秘密的借阅制度;第四,与可接触技术秘密的人员签订保密协议,明确权利与义务。但应注意的是,这些规章制度都应该是针对具体的秘密,对具体的人员作出的,不能笼统含糊。另外,保密措施还包括权利人采取的物质手段,比如将元代买或核心配方锁进保险柜里,家密码等等。
不为公众所知悉,是指该技术信息不能从公开渠道直接获取,该事实是消极事实,如果侵权方否认的,有侵权方举证,不需要权利人举证证明不为公众所知悉。
另外,介绍一下认定商业秘密侵权的原则,了解这一原则,有利于我们制定完整管理制度。司法实践认定商业秘密侵权主要使用的“接触加相似原则”,即权利人能够证明被侵权人所使用的信心与自己的商业秘密具有一致性或相同性,同时能证明侵权人有获取商业秘密的条件,而侵权人不能提供或据不提供其所使用的信息是合法获得或使用的证据的,可以认定侵犯商业秘密。由于很多技术秘密侵权案,都与权利人的技术人员或接触过该技术秘密的人员有关,故,技术秘密在创新后,应当写明该技术秘密的创造人,这即是对他们的肯定,也是为将来他们泄露技术秘密时有证据证明他们接触过该技术秘密。同样,采取秘密保护后的技术秘密在借阅或复印过程中,应做好登记制度,这样既可以约束借阅人员的保密责任,也留下他们接触过该技术秘密的证据,以备万一。[page]
IBM公司的技术秘密保护制度就非常完善,他们根据一个机密与IBM公司业务的关系、与IBM公司业务的实施方针的关系、有关业界竞争的影响度、是否为IBM公司产品技术上及收益上成功的关键等因素,及重要程度的高低,依次分为“绝密”、“机密”、“限阅”、“仅内部使用”等四种。根据不同的等级,决定其复印、对外公开、对内公开、废弃、保管、资料传送时的处理规定。例如:对外公开时,前三类的资料必须得到特定人员的同意:复印资料时,前量类的资料必须转成密码才可传送。为了彻底实施公司的规定,公司内部也设有自我检查制度,随时实施内部检查并指导员工养成自我管理的习惯。技术秘密在传输过程中,都采取秘密传输的,其保密制度非常严谨实用,值得每个企业去借鉴。
7、处理好既不申请专利保护也不采取技术秘密保护的技术创新的公开
无论是技术创新采取专利保护还是采取技术秘密保护,企业都需要支出一定的成本,故并不是每一项技术创新都采取保护措施,有一部分技术创新由于创新程度不高或其他因素,为采取保护措施,而使其成为公共技术。但这种放任的方式,可能使企业处于一种潜在的风险状态,典型的案例便是正泰诉施耐德案件,在该案件中,施耐德公司主张正泰供公司的专利,在正泰申请专利之前,施耐德早已研发出来只是考虑到创新程度不高而未申请专利,但苦于当时未做好证据保存,而无法举证证明。为了解决这一风险,有必要做好技术创新的的公开工作。对于那些不准备采取保护措施的技术创新,必须尽快将其公开例如,IBM公司每月定期出版一册技术文献,将其开发的未采取保护措施的技术创新公开,其每年申请的专利仅几百项,但公开的技术创新达上万项,这种公开有有效避免该技术方案被他人申请专利,即便是被申请专利,将来也可以以现有技术对抗侵权纠纷。
9、打好专利进攻战和防御战
专利战略从不同的角度可做不同的分类,按应对市场竞争的战略实施方式划分可分为进攻型专利战略、防御型专利战略,由于这一分类对企业专利战略非常有针对性(自己和竞争对手),故在此对专利进攻战略和防御战略做进一步介绍,以便于企业专利传略的执行和方向的把握。
所谓专利进攻战略是指积极、主动、及时地申请专利并取得专利权,以使企业在激烈的市场竞争中取得主动权,为企业争得更大的经济利益的战略。专利进攻战略主要包括以下几种:
第二,外围专利战略,如果行业的基本专列被其他单位掌握,而又无法另辟蹊径时,可以采用具有相同原理并环绕他人基本专利的许多不同的专利,加强自己与基本专利权人进行对抗的战略;在自己的基本专利受到冲击时,在基本专利周围编织专利网,采取层层围堵的办法加以对抗,该战略与基本专利战略相对应,暂称为农村包围城市战略。外围专利战略不需要花费太大的成本,但它同样会对基本专利的权利人带来很多的限制,大大削弱基本专利权利人的威力,比较适合技术起点低的企业,外围专利战可以大力推动专利交叉许可的实现,该战略的执行比较适合技术起点比较低、研发团队实力比较低的企业。
第三,专利转让战略,即在自己众多技术领域取得的专利权中,对自己并不实施的专利技术,积极、主动地向其他企业转让的战略。专利的维护要付出经济成本,如果自己不实施,是无法直接带来经济价值,如果存在这样的情况,应积极启动专利转让程序,不仅可以减少专利管理成本,同时还可以为企业带来经济回报。需要注意的是,在专利转让过程中应慎重选择受让人,并充分重视合同中专利有效性的保障。
所谓专利防御战略是指防御其他企业专利进攻或反抗其他企业的专利对本企业的妨碍,而采取的保护本企业将损失减少到最低程度的一种战略。专利防御战略主要有以下几种:
第一,专利无效战略,即针对对方专利的漏洞、缺陷,运用撤销以及无效等程序,使对方所取得的专利不能成立或者无效的战略。因无效程序的启动要支出较高的费用(包括无效申请费,代理机构的代理费、资料的检索费等),故企业不会积极主动的启动专利无效,一般只有在对应的产品要入市或侵权诉讼中才启动。专利无效程序启动后,一旦对应的专利被无效,便成为公共技术,可以免费使用,有的专利即便是最终没有无效掉,因当事人为保障专利有效而与请求人和解,请求人也可以达到用较低的费用或不支付对价而获得专利的使用权。
第二,公开战略,前面已经论述,在此不再赘述;
第三,交叉许可战略,即企业间为了防止造成侵权而采取的相互间交叉许可实施对方专利的战略。
10、设计出比较好的技术创新激励制度并有效的去执行
任何技术创新归根结底是由人去完成的,企业有一批优秀的人才,并不当然表示就可以获得很多技术创新,还必须的有一套比较完善的技术创新激励制度并且有效的去执行。在笔者看来,一套比较好的激励制度,应包括以下几个方面:
11、做好技术创新档案保存管理
建立起完成的档案保存制度后,还应建立完善的档案借阅制度,这不仅是对知识产权的尊重,更是有利于商业秘密的维护和档案的保存。应制定明确的借阅权限、借阅流程、归还期限以及借阅记录制度。
12、与员工约定技术创新的归属
虽然《专利法》及《专利法实施细则》规定了职务发明创造规定单位所有并明确了职务发明创造的范围,但是对非职务发明创造的归属,法律没有强制性的规定,而非职务发明创造是财产权,既然是财产权就可以约定归属并可以转让。与员工对发明创造的归属进行约定(必须采取书面方式,最好是在该员工入职时就进行约定,IBM等公司都是这样操作的),以避免将来不必要的知识产权权属纠纷,并且在权属纠纷时占主动地位。对于知识产权归属的约定,应当采取独立于劳动合同的形式,该协议中还应包括知识产权创新的奖励制度,这样员工清楚的知道自己的权利义务,否则,只有义务没有权利的协议,员工是难以接受的。
大多数单位对专利权人发过来的侵权警告书都不重视,有的是认为自己不构成侵权,有的是认为离侵权诉讼还比较遥远,没有采取任何措施。这也使得他们在后续的诉讼中处于被动地位。从司法实践的经验看,笔者认为,收到侵权警告书后应当:第一,立即进行是否侵权分析,如果不构成侵权,立即启动确认不侵权诉讼,这也不仅可以使管辖地在原告所在地,减少到外地诉讼的成本,还可以尽早的确认自己的技术方案是否构成侵权,以避免大量的投入后因构成侵权而造成巨大的经济损失。如果构成侵权,应当积极采取措施,停止侵权,降低或见面权利人调取到侵权的证据(大多数专利权人在发警告函之前都已经将侵权的基本证据固定)或与权利人协商获得专利许可,降低或避免法院确认专利侵权的发生。[page]
当收到专利侵权的诉状后,也应当积极采取措施,委托专业人员参与诉讼,充分利用禁止反悔原则、现有技术抗辩原则对抗侵权,如果不能,则可考虑通过专利无效程序将涉案专利无效掉。因我国法律规定,被告人如果在答辩期满之前未启动专利无效程序的,侵权诉讼将不中止,故无效程序必须在答辩期满前提出以终止侵权诉讼,如果可以利用现有技术或禁止反悔原则对抗,再终止无效程序不迟。
五、小结
在激烈的竞争中,企业知识产权战略是必不可少的,只有这样才能在激烈的竞争中占据一席之地。企业专利战略的执行和具体的实施,是一项非常复杂的工程,且不同的企业有不同的特点,绝大多数企业来说都处在要去摸索阶段,无可复制的模板,笔者也仅仅是根据实践经验进行初步的总结。本文不能为企业知识产权战略实施带来具体的执行方案,但希望能为企业对知识产权战略的认知以及企业知识产权战略框架的构建带来益处。笔者也将根据后续的实践经验,总结归纳出可参考的具体执行方案。