通过一定的检索入口,从一定的信息库中查找与一定的技术主题有关的专利文献或非专利文献的过程。
鉴于篇幅所限,在此仅研究专利检索在专利无效、侵权诉讼程序中的意义以及其检索方法等内容。
二、专利无效、侵权诉讼程序中检索的重要性
(1)无效程序中的专利检索
(2)侵权诉讼程序中的专利检索
因此,在权利人没有十足把握保证其专利的稳定性为100%的前提下,然而眼瞅着竞争对手在市场上侵犯其专利权总有些不甘心,所以其一般会通过“诉前专利稳定性检索”,即“侵权诉讼前检索”。相对而言,如果权利人通过检索发现本身的专利稳定性较高将会提起侵权诉讼,相应的,被诉人也会自然而然的提起无效宣告请求或者专利稳定性检索,即“侵权诉讼后检索”。考虑到经济负担或者检索成本,如果没有发现破坏其新颖性的文件,被诉人一般会通过创造性及其它无效理由提起无效请求(这是不得已而为之);如果在经济负担能力范围内检索到了相应的破坏其新颖性的文件,被诉人便没有必要提起“无效宣告请求”了,直接依据“现有技术抗辩原则[3]”击败对手。
可见,专利检索在专利无效、侵权诉讼程序中具有至关重要的意义。那么如何利用纷繁复杂的检索数据库(德温特、EPOQUE、专业期刊等)通过有效地检索策略(检索入口、检索式和检索词等)得到理想的专利检索结果呢?
三、专利无效、侵权诉讼程序中检索的目的、方式或方法
(一)专利检索的目的
1、确定现有技术
如上述所述,确定现有技术是专利检索的直接目的。
2、检索抵触申请文件
对于实在无法获得现有技术的专利检索,如果能够确定抵触申请文件,也不矢一个好的途径,但需要特别注意在无效宣告请求中,抵触申请不能用来评价所涉专利的创造性,只能利用该抵触申请已公开的技术方案对其新颖性进行评述,存在一定的难度,需要诉讼技巧和策略。
(二)专利检索的主题
1、检索依据的文本
2、权利要求书的作用
首先针对独立权利要求进行检索,针对权利要求的技术方案的基本构思进行检索,对于多个独立权利要求,通常首先检索保护范围最宽泛的独立权利要求,必要时考虑说明书及附图的内容。在独立权利要求不具备新颖性和创造性之后,需要针对从属权利要求进行检索;从属权利要求的附加技术特征属于公知常识时,可以不用检索;需要注意的是从属权利要求的引用关系,仍然应从完整的技术方案考虑。
3、检索时需要考虑说明书内容的情形
(1)权利要求书中存在不清楚的用语和/或自定义词
比如权利要求中使用了自造词“捏压器”,所属领域技术人员不能确定该词的具体含义。说明书记载“本发明的'捏压器'是指一种按摩耳穴的橡胶指套,在指套的表面有若干小突起”。在制定检索策略时应结合说明书中“捏压器”的定义对权利要求进行检索。
(2)权利要求中存在与通常技术含义不一致的术语
比如权利要求为一种“化合物A的卤盐”,该领域的通常术语理解为“卤盐”指氟、氯、溴或碘盐。如果说明书中将“卤盐”定义为氟、氯、溴、碘或甲苯磺酸盐,应按照说明书中的定义的,对卤盐和甲苯磺酸盐都进行检索;如果说明书中将“卤盐”定义为氟、氯或溴盐,应首先依据说明书中定义的“卤盐”含义进行检索,先检索氟、氯、溴盐,在没有检索到适合结果时,再依据“卤盐”的通常含义进行进一步检索,即还要对碘盐进行检索。
(3)不必检索的主题
一件申请的全部主题属于下列情形之一的,对该申请可不必进行检索:(1)不符合专利法第2条第2款关于发明定义的规定;(2)属于专利法第5条或者第25条规定的不授予专利权的范围;(3)不具备专利法第22条第4款规定的实用性;(4)说明书和权利要求书未对该申请的主题作出清楚、完整的说明,以致于所属技术领域的技术人员不能实现。
(4)注意对比文件的语言和文本
通过机器翻译系统翻译后得到的文件只能供参考,不可直接作为对比文件使用。当摘要和正文出现矛盾时,应以正文为准;当摘要中明确公开的内容足以构成X和Y类文件,可以直接使用摘要作为对比文件。德温特数据库中专利文献摘要可以直接作为对比文件。
(三)专利检索数据库
主要包括专利文献资源和非专利文献资源,下面简要论述之:
1、专利文献资源
(1)按IPC分类号或流水号排列的纸件;(2)计算机检索数据库:CPRS中国专利检索系统、EPOQUE系统、德温特系统等;(3)因特网其它数据库及检索系统等。
2、非专利文献资源
主要包括以下内容:(1)中国期刊网全文数据库;(2)WebofKnowledge;(3)www.sipo.gov.cn/nonpatent;(4)书籍、词典、教科书、手册;(5)超星数字图书馆等。
3、专利文献于非专利文献的区别
专利文献具有如下特点:文献本身的格式相对固定;按一定标准分类(IPC、ECLA、UCLA、FI/F-term等),各国专利局等统一出版。非专利文献具有如下特点:范围广;没有固定的格式;出版人多样化;信息更新快,特别是包含技术发展综述的内容。
四、专利检索过程和检索策略
(一)一般检索过程介绍
主要包括以下步骤:
1、检索前的准备;
首先需要阅读申请文件、理解发明内容;查看同族专利的检索和审查情况;检索并阅读说明书中的背景技术资料;了解发明人/申请人的系列申请情况;对部分独立权利要求进行简单检索;最好通过以上分析需要核对IPC分类号,这是保证检索结果接近实际的至关重要的步骤[5].
2、阅读并分析权利要求;该步骤主要包括两个步骤即,确定基本检索要素[6]和表达检索要素。举例说明,独权1:一种商店待出售衣服上防止衣服被偷窃的装置,该装置由衣服正反面锁合在一起的两个部件组成,在一个部件上有针状结构,另一个部件上有将针啮合住的机构,其特征在于:在啮合机构中安装有盛有液体的小容器。据此可确定三个基本检索要素,即:防盗装置、衣服和液体。确定基本检索要素的意义主要在于:一般情况下基本检索要素优先,提高检索效率;抓住基本检索要素,忽略非基本检索要素,可以防止漏检。
3、选择适当的检索系统/数据库;
一般需要考虑如下因素:待检索的技术方案所涉及的技术领域;预计要检索的文献的国别和年代;检索时拟采用的特定字段和需要检索系统所提供的特定功能等。下面列举常用的专利文献检索系统/数据库:CPRS:CNPAT,TXTUS[7];EPOQUE:WPI[8],EPODOC[9],PAJ[10],TXTWO1,TXTEP1,TXTGB1等。
4、构建检索式;
将涉及检索要素A的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并,作为针对检索要素A的检索结果;将涉及检索要素B的分类号和关键词的两种检索结果以逻辑或的关系合并,作为针对检索要素B的检索结果;然后将上述针对检索要素A、B的检索结果以逻辑与的关系合并,作为针对该权利要求的检索结果。
5、浏览检索结果并作出初步判断;
6、调整检索策略;
7、适时中止检索:
可中止检索的几种情况主要包括:(1)已检索到可影响全部主题的新颖性或创造性的一篇文献(X、E级);(2)已检索到两篇或两篇以上、其结合影响全部主题的创造性的文献(Y级);(3)从其它途径已找到上述(1)、(2)所述文献;(4)根据工作经验判断不必再检索。
(二)检索策略和检索式
在检索过程中,检索人员应当根据本身经验,利用并适时变换相应的检索方式(如利用简单检索、块检索、追踪检索等方式)是提高检索效率的重要环节。
【注释】
[1]专利法第11条规定,发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。
[3]北京市高级人民法院关于执行《专利侵权判定若干问题的意见(试行)》的通知第100条规定,已有技术抗辩,是指在专利侵权诉讼中,被控侵权物(产品或方法)与专利权利要求所记载的专利技术方案等同的情况下,如果被告答辩并提供相应证据,证明被控侵权物(产品或方法)与一项已有技术等同,则被告的行为不构成侵犯原告的专利权。
[5]对于同一“关键词而言”,不同的语言、不同的人、不同的国家采用的表达方式不尽相同,但是通过IPC分类号检索可以实现上述关键词的统一检索,如关键词“盖子”,在英国可以是“lid”,法语是“couvercle”,日语是“ふた”,因此检索人员无法保证通宵世界所有语言,但通过IPC分类号“F01B31/28”可方便的进行检索。
[6]检索要素是指权利要求中可能成为检索对象的所有技术特征(前序部分和特征部分的所有特征);全部检索要素之和=完整的技术方案框架,其形式主要有:词、词组、一个或多个句子。基本检索要素是体现技术方案的基本构思的可检索的要素。
[7]FulltextASCIIofUSAandBdocuments(USPTO)。
[8]Worldpatentsindex(ThomsonScientificLtd.)。
[9]EPOsystematicsearchdocumentation.
[10]PatentabstractsofJapan(JAPIO)。(北京市集佳律师事务所·李洪江)