奕瑞光电子科技股份有限公司首席知识产权官
根据中国国家知识产权局发布的统计数据,中国已经连续三年位于全球PCT(《专利合作协定》)专利申请量榜首。2022年,中国国家知识产权局受理的PCT申请中,国内企业和个人申请达69115件,占比92.8%,来自海外的申请为5337件,占比7.2%。这间接证明了中国科技实力的突飞猛进,以及中国企业向全球市场扩张的雄心和步伐。
PCT和巴黎公约路径
目前,我国申请人向外国申请专利的两条主要路径为PCT和巴黎公约(《保护工业产权巴黎公约》)途径。
然而,现实中,企业知识产权部门对发明交底书的检索和评审也往往被工程师视为带有敌意的行为,更不用说官方审查机构了。在商言商的企业的目标首先是专利获权,基于此才有可能获得权利保护,以及随之而来的企业高新资质评定、税收减免、股市收益等。至于专利的保护力度和稳定性,则少有人考虑。毕竟,专利质量问题可能在申请多年以后才显露出来,而无效一个专利的成本往往又十分高昂。
管中窥豹
图5和图6是A企业的207个专利族的中国申请和PCT申请文本差异的统计直方图。图5示出了A企业专利申请的中文说明书(不包括权利要求部分)的前后字数的差异百分比,其中24%的PCT申请文本字数比原来少,76%的PCT申请文本的文字描述比原来多,增加比例的中位数为10%;少数申请文本增加了超过100%的文字描述。可以合理地推测,这些申请文本包括了显著的权利拓展。
如图6所示,在A企业的207件申请案中,4件删减了权利要求数目,71件维持原有的权利要求数目;132件增加了权利要求数目,增加的权利要求数量的中位数约为4项,最多的增加了16项权利要求。
优先权的定义和贯彻
在提交中国发明申请后的12个月内,同一个申请人在向外国专利机构(基于《巴黎公约》的直接申请)或国际机构(EPO等)提交同一项发明申请时,可以要求将中国发明的提交日作为其优先权日。该中国发明的申请被称为优先权申请,该中国发明文件即优先权文件。为了获得优先权,申请人需要提供优先权申请的副本,或者向PCT国际局提供DAS码,使其在数字图书馆获取该优先权申请的副本。然而,PCT机构不会核对PCT申请文件是否超出了优先权申请副本所揭示的范围。更何况,DAS码可以在优先权日后的16个月内补交,此时申请大概率已经进入国家阶段。如果PCT申请文件修改超出原中国申请的揭示范围,原则上就不应该要求其整体的优先权,PCT会自动认为PCT申请的提交日为优先权日。
在提交PCT受理局申请文件后,申请人可以获得两次修改机会,但是所有修改都不能超过提交给受理局的申请文件所揭示的范围,且必须说明修改理由。但是,除非申请者要求,PCT机构不会主动检查修改是否合规。尽管如此,WIPO也特别提醒:合规在进入国家阶段后将变得十分重要,因为目标国家的专利机构可能会对此进行检查。被发现不合规会导致诸如修改部分被否决,或者由于修改部分有新的内容而导致整个申请被赋予一个较晚的优先权日期等。
在从中国申请到PCT申请的延迟期间内,发明人很可能对于已经提交的发明有了进一步的补充和改进想法,尤其是在技术迭代飞快和竞争激烈的消费电子行业。合理的解决方法是:在同一个申请中要求多个优先权日或部分优先权,分别对应于不同时期做出的发明内容,而不应将新旧内容杂糅在一起提交并要求中国申请日为PCT及后来的美国专利申请的唯一优先权日。总而言之,在PCT国际阶段,发明内容可能会在四个阶段出现膨胀,即第一次提交、第一次修改、第二次修改及最后的翻译过程。而严格检查的缺失(机制上的漏洞)导致了申请人在这四个阶段的有意识和无意识的权利范围扩张。
实例分析
以某OLED显示面板专利申请(如图7)为例,对照其中国申请文本,PCT申请文本的权利要求1有了两处显著变化:一是将所有显示区的特征变更为至少一个显示区的特征了;二是去除了原文中“第一阴极连接线和绝缘层在一个特定方向上(沿背离基底的方向)依次设置”的限制,变为可在任何方向依次设置,从而显著拓展了权利范围。
以另一个OLED显示面板专利申请为例,对照其中国申请文本,PCT申请文本在权利要求中将“支撑柱”一词变更为“支撑部”(supportportion)。根据汉语中的一般理解,“柱”应该是一个长度大于宽度或者高度大于直径的固状物,而“部”就没有任何形状和形态上的限制(如图8所示)。
上述例子说明,在专利申请中拓展权利要求时,必须谨慎行事、确保合规,避免因违规操作导致专利申请失败。
专利代理事务所的分工
将A企业的前述207件专利申请的代理所按照业界综合排名分为A、B、C三类(如图9所示)。可见,企业在进行中国专利申请时较少委托A类事务所,但是到了PCT阶段则大量委托A类事务所对原中国申请文件进行改写和后续申请。
图10通过比较提交给PCT的中文说明书的字数的变化,形象地展示了A类和B类事务所的改写担当代理人对于来自不同事务所的优先权文件的修改程度。如图10所示,A类事务所改写担当代理人修改得最多的是来自C类事务所的优先权文件,其次是来自B类事务所的优先权文件,而对于来自本事务所的优先权文件则较少修改。
上述事实说明,提交PCT前是完善申请文件的良好时机,改写PCT提交文件在国内部分大企业中也是一种比较普遍的现象。但改写不应触碰红线,以避免专利申请最终失败。