创新是引领发展的第一动力。随着我国创新能力和研发投入逐年提高,创新创业者对专利保护的司法需求更加强烈。上海知识产权法院充分发挥审判职能作用,加大专利司法保护力度,积极创新审判机制,为营造有利于创新创业创造的良好发展环境提供有力的司法保障。我院对2017-2018年专利案件审判情况进行了总结,对专利案件审理中发现的问题进行了梳理和分析,提出对策建议,以期提升全社会专利创造、保护、运用的能力和水平。
一、专利案件的基本情况
2017-2018年,共受理专利案件1074件,比2015-2016年上升6%,其中,2017年受理459件,2018年受理615件。共审结专利案件1127件,比2015-2016年上升72%,其中,2017年审结485件,2018年审结642件(见图1)。在审结的专利案件中,判决结案334件,占比29%;撤诉或者调解结案共688件,占比61%;驳回起诉64件,占比6%;以其他方式结案41件,占比4%(见图2)。
图1专利案件收结案数量
图2专利案件结案方式分布
专利案件呈现以下特点:
(一)侵权案件占比高
受理侵害专利权案件882件,占专利案件总量的82%。其中,侵害发明专利权案件241件,侵害实用新型专利权案件223件,侵害外观设计专利权案件418件。专利权权属及专利申请权权属纠纷案件79件,占比8%;专利合同纠纷案件55件,占比5%;其他专利纠纷案件58件,占比5%(见图3)。
图3专利案件案由分布
(二)职务发明纠纷明显上升
受理职务发明案件数量呈逐年上升趋势,2015-2016年受理57件,2017-2018年受理87件,上升53%,其中,2017年受理35件,2018年受理52件,主要系员工与单位之间因专利权权属或者奖励报酬而引发的纠纷。
(三)新技术、新类型案件增多
受理了一批涉及通信技术、生物医药和手机芯片等多个新兴技术领域的专利案件。例如,西门子公司与珠海市魅族科技有限公司等侵害发明专利权纠纷案,涉及通信技术的标准必要专利;麦迪韦逊医疗公司等与桂林南药股份有限公司等侵害发明专利权纠纷案,涉及医药专利;上海思立微电子科技有限公司与深圳市汇顶科技股份有限公司等侵害发明专利权纠纷案,涉及生物识别传感器专利。此外,还受理了一批新类型案件。例如,杭州路特工程机械有限公司与上海万超汽车天窗有限公司确认不侵害专利权纠纷案、深圳市乔安科技有限公司与张某等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案、常熟鑫锐光学有限公司与山姆电器(南通)有限公司因申请知识产权临时措施损害责任纠纷案等。
(四)涉外案件呈现新特点
受理涉外专利案件164件,案件当事人涉及美国、日本、瑞典、德国等十余个国家,包括飞利浦公司、碧然德公司、沃尔沃公司等国际知名企业。涉外专利案件呈现两个新特点:第一,部分案件专利权人和被控侵权产品的制造者皆系国外企业,仅销售者系国内企业;第二,涉案专利技术较为复杂,涉及基因检测、通信技术、3D打印、生物医药等前沿技术领域。
二、审理专利案件的主要做法
为解决专利权人维权中所反映的“举证难、周期长、赔偿低”问题,我院多措并举,完善审判机制,创新审判思路,引导专利权人增强诉讼能力,加强对恶意侵权、重复侵权的打击力度。
(一)保障程序权利
(二)创新工作机制
(三)加大保护力度
针对专利权人反映“赔偿低”问题,我院着力构建有利于专利价值实现的损害赔偿机制,运用各种损害赔偿计算方式,切实改变“维权成本高、侵权代价低”的状况。一是对恶意侵权、重复侵权从高判赔。例如,在上海阿里宝宝婴儿用品有限公司起诉的侵害实用新型专利权纠纷案中,被告在原告提出侵权警告后仍不停止生产、销售侵权的婴儿饮食训练器,主观上具有恶意,且侵权产品销售规模较大,故法院全额支持了原告提出的30万元诉请。二是委托第三方审计查明侵权获利。例如,在本田技研工业株式会社起诉的侵害发明专利权纠纷案中,经第三方审计计算出侵权产品销售利润,我院以此为基础判决被告赔偿原告经济损失240万元。三是全面支持维权合理支出。我院结合案件审理的实际情况和律师服务、公证服务等市场收费情况,让权利人维权成本得到支持。例如,在南京光威能源科技有限公司起诉的侵害发明专利权纠纷案中,原告主张的律师费、购买侵权产品费用和公证费等维权支出确属合理,我院全额支持了原告20万元的合理支出诉请。
三、专利案件审理中发现的主要问题
(一)专利法律意识不强
(二)风险防范意识不强
一是不重视审查专利权证书。部分企业在采购专利产品时未要求专利权人提供专利权证书,导致存在承担侵权责任的风险。二是研发资料不全。有的企业主张离职员工申请的专利系职务发明,却对涉案技术的研发过程仅能提供少量证据,导致诉讼中处于不利地位。三是经营管理不规范。有部分企业将POS机、收据、发票等随意外借,导致被专利权人作为侵权产品销售者起诉,面临承担侵权责任的风险。
(三)诉讼权利意识不强
(一)增强专利法律意识
专利制度的根本目的在于激励创新,只有专利被有效保护,才能发挥专利制度对创新的促进作用。一是企业应重视专利法律知识的学习培训,在经营活动中提高识别能力,不制造、不采购、不销售侵权产品,从自身做起抵制侵权产品。二是企业应加强专利法律意识的培养,完善企业内部的研发管理制度,保障发明人的合法奖励、报酬,并做到自主创新的同时不抄袭、不仿冒。三是企业应恪守合同条款,认真履行专利转让、专利许可、专利代理等合同中约定的权利义务。同时应避免将pos机、刷卡器等受理终端或者收付款凭证随意外借等不规范行为,降低被诉侵权风险。
(二)重视专利的管理和运用
企业的蓬勃发展离不开创新创造,专利制度则为企业的创新保驾护航。一是重视专利的创造。企业应积极进行专利挖掘,鼓励研发成果的专利申请,并提高专利质量。二是加强专利的管理。企业应及时缴纳专利费用,安排专人负责专利管理,建立专利预警机制。三是规范专利的转化运用。企业应在技术合作开发合同中约定技术成果归属,在专利许可、转让后及时办理登记手续,降低专利交易的法律风险。
(三)强化专利诉讼能力
典型案例
1.晨光公司诉得力公司等侵害外观设计专利权纠纷案
【案情简介】
原告晨光公司系名称为“笔(AGP67101)”的外观设计专利权人,其认为被告坤森公司在网店销售的由被告得力公司生产的型号为A32160的中性笔,侵犯了其享有的专利权,请求法院判令两被告停止制造、销售被控侵权产品,并赔偿经济损失及合理开支共计200万元。
【典型意义】
2.胡某诉摩拜公司侵害发明专利权纠纷案
原告胡某系名称为“一种电动车控制系统及其操作方法”的发明专利权人,其认为被告摩拜公司制造、使用的摩拜单车锁控制系统,侵犯了其享有的专利权,故诉至法院。
上海知产法院经审理认为,涉案专利权利要求1中的二维码识别器的四个元器件必须集成在一起,电连接不包括无线通信信号连接。被控侵权摩拜单车锁控制系统缺少涉案专利权利要求1记载的“二维码识别器”“图形解码器…与二维码比对器电连接”的技术特征,也不具备“比对信号不一致时控制器控制报警器报警”这一技术特征。被控侵权的摩拜单车锁控制系统及其操作方法未落入涉案专利的保护范围,故判决驳回原告的全部诉讼请求。二审法院维持原判。
法院充分尊重专利权人依法享有的专利权,同时也依法保护创新企业的合法权益。本案遵循专利侵权认定确定比对规则:首先,准确界定涉案发明专利权的保护范围,为案件的审理打下坚实基础;其次,坚持全面比对原则,在技术特征比对中,全面审查权利人主张的权利要求所记载的全部技术特征,针对每个技术特征一一进行比对;最后,对于被控技术方案相对于涉案专利存在的差异,明确为不相同也不构成等同。
3.佳能株式会社诉慕名公司侵害发明专利权纠纷案
原告佳能株式会社系名称为“电子照相成像设备、显影装置及耦联构件”的发明专利权人,其认为被告慕名公司制造、销售、许诺销售的硒鼓,侵犯了其享有的专利权,请求法院判令被告停止侵权行为,并赔偿经济损失及合理开支共计120万元。在审理过程中,慕名公司称涉案产品系其委托他人生产,其只有销售行为。
上海知产法院经审理认为,经比对,被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围。法院认定被告未经许可制造、销售、许诺销售被控侵权产品的行为侵犯了原告的专利权,判令被告停止侵权,赔偿经济损失及合理开支共计59余万元。双方当事人均未上诉。
4.蒋某等诉王某专利申请权转让合同纠纷案
原告蒋某等与被告王某签订了专利申请权转让合同,合同约定王某应将其享有的发明专利权转让至案外人某生物医药公司名下,如有违约行为,按合同总金额1500万元的30%向无过错方支付赔偿金。后王某拒绝履行转让义务,导致蒋某与他人签订的后续转让合同项目落空,故蒋某诉至法院,请求判令王某支付违约金450万元。
上海知产法院经审理认为,在合同签订后,被告一直未完全履行自己的合同义务,即将系争专利申请权转让给案外人,被告的行为已经构成违约。原被告在签订合同时,对于以该合同金额的30%作为违约损害赔偿是各方真实意思表示,且被告的违约行为确实给原告带来了直接经济损失,故合同约定的违约金并未过高。因此,法院判决对原告关于违约金的诉请予以全额支持。二审中双方当事人达成和解。
5.峰境公司诉磁鹰公司侵害发明专利权纠纷案
原告峰境公司系名称为“一种构成永磁全作用面的装置”的发明专利权人,其认为被告磁鹰公司生产、销售、许诺销售的磁选机,侵害了其享有的专利权,请求法院判令被告停止侵权行为并赔偿经济损失及合理开支共计300余万元。经查,磁鹰公司共生产销售了3台侵权产品,包括磁鹰公司向原告原客户销售的1台侵权产品和磁鹰公司中标销售的2台侵权产品。
上海知产法院经审理认为,被控侵权产品落入涉案专利权的保护范围,被告磁鹰公司的行为构成侵权,同时考虑到原告峰境公司与案外人公司原合同的收益和被告磁鹰公司中标销售的2台侵权产品的获利,合计确定赔偿经济损失及合理开支共计120余万元。二审法院维持原判。
本案中既有侵权人不正当阻断权利人与案外人的正常合作关系致权利人的利益受损,又有侵权人利用侵权产品销售获利,法院综合上述两种情况分别确定判赔金额。
6.飞利浦公司诉白象吉田厂等侵害外观设计专利权纠纷案
原告飞利浦公司系名称为“三头剃须刀”的外观设计专利权人,其发现淘宝网上有名称为“phllibus正品店”的店铺出售“三头剃须刀”,并在外包装上标注被告白象吉田厂注册的商标PHLLIBUS。飞利浦公司认为,被控侵权产品的外观与原告的外观设计专利近似,白象吉田厂未经许可实施了制造、销售的侵权行为,请求法院判令被告停止侵权,并赔偿经济损失及合理支出共计30万元。在审理过程中,飞利浦公司为证明被告的侵权获利向法院申请了调查令。
上海知产法院经审理认为,被控侵权产品与涉案外观设计无实质性差异,两者属于近似设计,被控侵权产品的外观落入原告外观设计专利的保护范围。关于赔偿数额,法院在原告依调查令取得的网店交易记录的基础上,进一步核查了产品的销售总金额及利润,最终对原告的赔偿诉请予以全额支持。二审法院维持原判。
在专利侵权诉讼中,双方当事人应就实际损失或者侵权获利进行有效的举证,特别是在涉及网店销售侵权产品的案件中,第三方电商平台处保存的销售记录具备完整性及客观性,当事人以此作为赔偿证据,可使其诉讼请求获得更为有利的支撑。
7.微创公司诉纽脉公司等专利申请权权属纠纷案
虞某曾是原告微创公司前沿技术部门负责人,2010年8月离职后一直在其他医疗科技公司任职,在此期间其申请的多项发明专利均涉及瓣膜输送系统,2015年年初到被告纽脉公司任职。秦某、王某亦曾系微创公司员工,分别任临床总监和前沿技术部门技术员,亦于2015年年初离职后至纽脉公司任职,王某在微创公司任职期间曾参与“经导管主动脉瓣膜输送系统”研发。纽脉公司于2015年7月申请涉案发明专利“一种心脏瓣膜输送装置”,发明人为虞某、王某、秦某。微创公司认为涉案专利技术为王某、秦某的职务发明,请求法院判令涉案专利申请权归其所有。
本案系专利权权属纠纷案件,涉及职务发明的认定标准把握。本案判决明确了当单位主张职务发明的发明创造具有多个发明人,其中有单位离职员工时,应合理考虑这些员工发明人对于发明创造研发的贡献。如果其他发明人同时具有该领域较强的技术研发能力,而争议发明创造与原单位技术存在较大差异的情况下,不能简单认定争议发明创造属于原单位的职务发明。
8.美题隆公司诉吉新公司等专利权权属纠纷案
周某新、钱某均系原告美题隆公司前员工,分别系主任工程师和销售经理,后分别于2013年12月、2012年12月离职。美题隆公司在周某新任职期间进行了荧光粉色轮技术研发,周某新在该技术研发中具有重要作用。被告吉新公司成立于2013年10月,法定代表人周某荣系周某新父亲,周某新为吉新公司提供技术支持,钱某与吉新公司属间接财务投资关系。吉新公司于2014年2月申请涉案发明专利“一种荧光粉色轮及其制作方法”,申请时发明人为周某新、钱某、杨某、周某荣,吉新光电公司确认周某荣与杨某对涉案专利均无技术贡献。美题隆公司认为涉案专利系周某新、钱某的职务发明,请求法院判令涉案专利权归其所有。
9.大创公司诉鑫百勤公司等恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷案
2015年1月,被告鑫百勤公司以原告大创公司销售的散装饲料罐侵犯其实用新型专利权向法院提起诉讼,并在诉讼期间向工信部反映大创公司侵犯其知识产权。同年9月,上述专利权被无效后鑫百勤公司撤诉。大创公司认为,鑫百勤公司利用公知技术申请取得实用新型专利权,并恶意提起知识产权诉讼,致使大创公司至今未获散装饲料车生产资质,两年来无法正常经营,严重侵害了大创公司的合法权益,造成了巨大的经济损失,故诉至法院。
本案系一起恶意提起知识产权损害赔偿责任纠纷,其本质上属于侵权纠纷。认定起诉行为构成侵权应当符合一般侵权行为的构成要件,即行为的违法性、主观过错、损害与因果关系。本案中,判断当事人是否为恶意关键在于是否明知自己的诉讼请求缺乏事实和法律依据,是否具有侵害对方合法权益的不正当诉讼目的。
10.美嘉保公司诉域金澜优公司假冒他人专利纠纷案
原告美嘉保公司系名称为“一种耐冻融性淀粉胶及制备方法”的发明专利的专利权人,其认为被告域金澜优公司在其经营的天猫网店中销售的“糯米胶产品”的“商品详情”中宣称其有“抗冻技术专利”,并使用了原告专利证号,故请求法院判令被告停止侵权行为,并赔偿经济损失及合理开支共计15余万元。