在专利(申请)权属纠纷中,表明此时谁是专利(申请)权人出现争议,在该争议解决之前,应暂停其他与该专利权有关的程序,即中止程序。
中止程序仅仅暂停实质审查程序、专利无效,以及暂停办理放弃、变更、转移专利申请权手续,并不限制当前专利权属一方其他实施该专利申请的权利,对于复议申请人生产经营活动的影响程度有限。
例如,当真正的权属方是原告,而被告(即当前专利(申请)权人)在专利申请实质审查过程中未针对国家知识产权局的通知陈述意见或陈述不当,或对专利申请实施不当修改及其他行为的,将使有利于原告的生效判决作出之后难以执行或不能充分实现原告的权益。
根据《专利审查指南》第五部分第七章的规定,所谓中止,是指当地方知识产权管理部门或人民法院受理了专利申请权或者专利权归属纠纷,或者在法院裁定对专利权采取诉讼保全措施时,专利局可以根据权利归属纠纷的当事人的请求或法院的要求中止有关程序的行为。
实务中,国家知识产权局对于“中止程序”的请求,审查的并不严格。仅仅进行是否“已经在法院或者地方知识产权管理部门立案或受理”的形式审查,而不对专利(申请)权属究竟归谁进行实体审查。
今天笔者将从实务操作的角度梳理几种常用的中止专利程序的申请方式:
一、向法院申请对涉案专利进行财产保全
1、当事人在诉讼中申请财产保全
专利(申请)权属纠纷中一方当事人可以向法院申请财产保全,通过诉讼中一方当事人向法院申请财产保全。
根据法律规定,诉中财产保全法院可以责令提供担保,因此诉中财产保全往往给申请人带来一定的经济损失。人民法院在受理后向国务院专利行政部门发出协助执行通知书,载明要求协助执行的事项,以及对专利权保全的期限,并附人民法院作出的裁定书。
案例一:(2018)粤03民初834号
“本案审理期间,本院根据原告宁德公司提出的财产保全申请,于2018年5月28日作出(2018)粤03民初834号民事裁定书,裁定冻结登记在被告达特尔公司名下的诉争专利权(申请号CN201620208112.0)。……根据国家知识产权局于2018年6月19日出具的《保全程序开始通知书》(发文序号:2018061301389380),该局于2018年6月8日收到本院送达的(2018)粤03民初834号民事裁定书和协助执行通知书,并自2018年6月8日至2021年6月8日对诉争专利权协助执行财产保全。”
2、当事人申请诉前财产保全
如果情况比较紧急,可以在提出专利(申请)权属诉讼前即申请财产保全。
案例二:(2019)京73财保1号之一
2019年11月18日,国际商业机器公司向北京知识产权法院申请诉前财产保全并以1万元作为现金担保。国际商业机器公司为支持其请求,向本院提交了本申请公开文本、本申请部分共同发明人与国际商业机器公司的劳动合同以及上述人员的工作评估与离职证明、本申请与国际商业机器公司所研发技术成果的技术特征比对表、北京市公安局开具的《受案回执》等材料。
2019年12月2日,本院再次对国际商业机器公司进行询问,明确其请求事项为:对英视睿达公司拥有的本申请采取保全措施,包括冻结国家知识产权局的专利申请实质审查程序,冻结办理放弃、变更、转移专利申请权手续,并由国家知识产权局协助执行。当日,本院作出原裁定,并向国家知识产权局送达了《协助执行通知书》,其中载明协助执行事项为:“冻结所附裁定书(即(2019)京73财保1号至52号)对应的48项发明专利申请与4项实用新型专利,包括:暂停48项发明专利申请的专利申请实质审查程序,暂停办理放弃、变更、转移专利申请权手续;暂停4项实用新型专利的专利权无效宣告程序,暂停办理放弃、变更、转移专利权手续,专利权质押手续以及专利权期限届满前的终止手续。期限为二年(自2019年12月2日起至2021年12月2日止)。
二、向国家知识产权局提交中止审查申请
根据《专利审查指南》第五部分第七章的规定,中止的范围是指:
(1)暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审、授予专利权和专利权无效宣告程序;
(2)暂停视为撤回专利申请、视为放弃取得专利权、未缴年费终止专利权等程序;
(3)暂停办理撤回专利申请、放弃专利权、变更申请人(或专利权人)的姓名或者名称、转移专利申请权(或专利权)、专利权质押登记等手续。中止请求批准前已进入公布或者公告准备的,该程序不受中止的影响。
专利申请权(或专利权)权属纠纷的当事人请求专利局中止有关程序的,应当符合下列规定:
(1)提交中止程序请求书(国知局官网的模板);
(2)附具证明文件,即地方知识产权管理部门或者人民法院的写明专利申请号(或专利号)有关受理文件正本或者副本。
1、《专利法实施细则》
第八十六条
当事人因专利申请权或者专利权的归属发生纠纷,已请求管理专利工作的部门调解或者向人民法院起诉的,可以请求国务院专利行政部门中止有关程序。
依照前款规定请求中止有关程序的,应当向国务院专利行政部门提交请求书,并附具管理专利工作的部门或者人民法院的写明申请号或者专利号的有关受理文件副本。
管理专利工作的部门作出的调解书或者人民法院作出的判决生效后,当事人应当向国务院专利行政部门办理恢复有关程序的手续。自请求中止之日起1年内,有关专利申请权或者专利权归属的纠纷未能结案,需要继续中止有关程序的,请求人应当在该期限内请求延长中止。期满未请求延长的,国务院专利行政部门自行恢复有关程序。
第八十七条
人民法院在审理民事案件中裁定对专利申请权或者专利权采取保全措施的,国务院专利行政部门应当在收到写明申请号或者专利号的裁定书和协助执行通知书之日中止被保全的专利申请权或者专利权的有关程序。保全期限届满,人民法院没有裁定继续采取保全措施的,国务院专利行政部门自行恢复有关程序。
第八十八条
国务院专利行政部门根据本细则第八十六条和第八十七条规定中止有关程序,是指暂停专利申请的初步审查、实质审查、复审程序,授予专利权程序和专利权无效宣告程序;暂停办理放弃、变更、转移专利权或者专利申请权手续,专利权质押手续以及专利权期限届满前的终止手续等。
2、《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》法释〔2015〕4号
第十三条
人民法院对专利权进行财产保全,应当向国务院专利行政部门发出协助执行通知书,载明要求协助执行的事项,以及对专利权保全的期限,并附人民法院作出的裁定书。
对专利权保全的期限一次不得超过六个月,自国务院专利行政部门收到协助执行通知书之日起计算。如果仍然需要对该专利权继续采取保全措施的,人民法院应当在保全期限届满前向国务院专利行政部门另行送达继续保全的协助执行通知书。保全期限届满前未送达的,视为自动解除对该专利权的财产保全。
人民法院对出质的专利权可以采取财产保全措施,质权人的优先受偿权不受保全措施的影响;专利权人与被许可人已经签订的独占实施许可合同,不影响人民法院对该专利权进行财产保全。
人民法院对已经进行保全的专利权,不得重复进行保全。
3、《专利审查指南》
第五部分第七章的规定,中止的范围是指:
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