作者|李楠成都超凡明远知识产权代理有限公司
摘要：本文以指导性的欧洲案件为例，探讨了欧洲专利申请创造性的评判标准，给出了中欧发明专利创造性判断方法对比，探讨了欧洲发明在具备创造性的争辩中与中国相比很大的一个区别在于：在处理欧洲审查意见过程中，仅争辩现有技术不能相互结合也是能够说服欧洲审查员接受非显而易见性的。
关键词：欧洲创造性；“问题-技术方案”分析法；“能-会”分析法；显而易见
一、引言
本文以指导性的欧洲案件为例，探讨了欧洲专利申请创造性的评判标准，给出了中欧发明专利创造性争辩思路对比及探讨。
二、欧洲专利公约中关于创造性的规定
三、欧洲专利创造性案例分析
1.首先简单回顾EP0188655B1案的情况：
（1）异议案件的独立权利要求1及技术方案分析
EP0188655B1的权利要求1：
1.用于磁带录音机(1)的读写头(7)的清洁盒(12)，包括：
(a)在所述清洁盒(12)上的导向部分，所述导向部分用于在插入时将所述清洁盒(12)固定在所述磁带录音机(1)中，
(b)清洁装置(22-25)，所述清洁装置设置在所述清洁盒(12)的面向所述磁带录音机(1)的读写头(7)的侧面上，
(c)所述清洁装置的承载部分(16)，所述承载部分能够在侧壁内且相对于所述清洁盒(12)在作为工作方向(IV)的带行进方向上和与所述带行进方向相反的方向上移动，并且所述承载部分在其中引导，以及
(d)设置在所述承载部分(16)上且面向所述读写头(7)的清洁部件(25)，其中，所述清洁部件(25)比所述读写头上的磁带轨道更宽，
其特征在于，
(e)所述清洁部件向所述读写头(7)的方向上弯曲，
(f)所述清洁部件(25)能够在两个工作方向(IV)上超出所述读写头(7)的长度，并且所述清洁部件是柔性的，使得当所述清洁部件在两个所述工作方向(IV)上移动时，在所述读写头(7)的区域中与要清洁的读写头表面保持持续接触，其中，所述清洁部件的材料分别在近工作路径的末端时散开并吸收污垢，
(g)在所述清洁部件(25)和承载部分(16)之间存在用于所述清洁部件(25)的保持部分(24)，以及
(h)通过横向于工作方向(IV)延伸的插塞连接件能够更换所述清洁部件(25)。
在异议请求中，异议人提出了多篇对比文件。这里仅针对异议决定中引用的对比文件1（US3761994A）和对比文件5（DE3300418）进行阐述说明。
异议人提出EP0188655B1的权利要求1相对于对比文件1和对比文件5不具备创造性。具体地，异议人指出：
本专利要解决的客观技术问题是不确定的，具体地，由于本专利没有明确披露任何有待解决的技术问题，因此只能假设技术问题是提供能够完全清洁读写头的清洁盒。
假定本专利要解决如上技术问题，特征(g)和特征(h)对解决技术问题“完全清洁读写头”没有贡献。此外，对比文件1的图5(也参见第5栏，第13和14行)示出了可更换清洁部件37和集成在致动杆35中的保持部件38。对比文件5也公开了清洁垫66和保持元件64。
对比文件1的图5
对比文件5的图1
专利权所有人认为对比文件没有公开本专利权利要求1的特征(e)、(f)和(h)。具体地，专利权所有人指出现有技术中，特别是对比文件1和对比文件5中，均没有公开或暗示本专利权利要求1的特征(e)中的弯曲。向读写头的方向上弯曲的清洁部件在来回移动时仅通过其材料和形状实现特征(f)中定义的特殊擦拭效果，而无需使用额外的弹簧，但是对比文件1和对比文件5则需要使用弹簧。对比文件1完全没有提及清洁部件37能够产生吸力，异议人关于对比文件1的清洁部件37具备吸尘功能的陈述完全基于推测。因此，对比文件1没有公开特征(f)。对比文件1没有公开特征(h)，对比文件1仅将夹具38描述为致动杆35的一部分，其中清洁部件37被夹在夹具38中。因此，对比文件1中也没有公开清洁部件37可以通过插塞连接件进行更换。本专利权利要求1限定的所有特征解决的技术问题是提供具有良好清洁特性的清洁盒。
2.下面详解采用“问题-技术方案”分析法（problemandsolutionapproach）判断本发明是否具备创造性的过程：在异议决定中首先指定对比文件1是最接近的现有技术。也就是“问题-技术方案”分析法的步骤(a)：确定最接近的现有技术。一般来说，选择属于相同的技术领域，获得相同的技术效果，具有最多相同或相应技术特征的现有技术作为最接近的现有技术。
因此争议专利所要解决的技术问题是提供一种清洁盒，其中确定在清洁部件和读写头之间的清洁压力的部件可容易地更换并且清洁部件能够完全地彻底地清洁读写头。在按照“问题-技术方案”分析法的步骤(b)：确立要解决的“客观技术问题”中，将争议专利权利要求1的技术方案与对比文件1相对比，发现对比文件1没有公开权利要求1的特征(e)、(h)和(f)的部分技术特征。确定本发明与现有技术的差异之后，以此为基础进一步确定要解决的客观技术问题。在此过程中需要注意的是，由于申请人在撰写申请文件时认为的现有技术与审查员确认的最接近的现有技术可能并不一样，所以该重新确定的客观技术问题有可能不同于申请文件说明书中记载的技术问题。
通过争议专利权利要求1中的特征(e)、(f)和(h)实现如下技术效果。
特征(e)所示的清洁部件弯曲的优点是清洁部件由于其形状和材料而很好地适应了读写头的不平整度。
根据特征(f)，清洁部件也可以被完全引导到读写头之外，从而也可以从读写头的边缘区域去除污垢。清洁部件应该是“可延伸超出读写头的长度并且是柔性的”，以便“当所述清洁部件在两个所述工作方向上移动时，在所述读写头的区域中与要清洁的读写头表面保持持续接触，其中，所述清洁部件的材料分别在近工作路径的末端时散开并吸收污垢”。在被引导超出读写头后，在读写头上引导时略微压缩的清洁部件材料应该再次伸展，产生吸力效果。
根据特征(h)提供可更换的插塞连接件允许快速更换单独负责清洁压力的清洁部件，以便在清洁压力降低和/或清洁部件材料磨损或弄脏，或者需要交替进行湿洗或干洗清洁时，可快速准备好清洁盒以便再次使用。
对比文件5公开了一种清洁盒，其具有用于清洁部件(清洁垫66)的保持部件(保持元件64)，该保持部件布置在清洁部件和承载部件(带有保持头62的弹簧部分42)之间，比照争议专利权利要求1的特征(g)。对比文件5中清洁部件66与保持部件64能够一起更换。然而，这不是插塞连接件（参见有争议的权利要求1的特征(h)），而是可以通过特殊的夹持工具104致动的夹紧连接。虽然清洁部件由可能适用于吸收清洁溶液的吸收性材料制成，然而与权利要求1的主题相比，清洁垫不是弯曲的，而是通过弹簧42压在要清洁的读写头上，也就是说，不是仅仅由清洁部件的材料和形状决定。无法看出清洁部件应该在工作路径的末端时散开并吸收污垢。弹簧42具有已经结合对比文件1描述过的弹簧的缺点。
总之可以确定，根据争议专利权利要求1的清洁盒具有弯曲的清洁部件，清洁部件的材料能够在工作路径的末端时散开吸附污物，而且清洁部件是易于更换的。而在现有技术中，清洁部件在分离的弹簧的作用下压在要清洁的读写头上，不能单独更换，即使和其他部件一起更换也是非常困难的。从对比文件1、对比文件5及其结合出发，本领域技术人员不会(would)结合特征(e)、(f)和(h)得到根据争议专利权利要求1的清洁盒的技术方案。
上述的分析反映了“问题-技术方案”分析法的步骤(c)：从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑要求保护的发明对本领域技术人员来说是否显而易见。其中使用了“能-会”分析法（could-wouldapproach）来判断显而易见性。对于“could”方面，考虑本领域技术人员是否能够将现有技术相结合而得到本发明。对于“would”方面，不取决于本领域技术人员根据现有技术可能会做什么，而是取决于本领域技术人员根据现有技术实际上肯定会做什么。
四、中欧创造性争辩思路对比和探讨
下面，笔者将根据前述对欧洲发明创造性的判断方法的介绍和分析，进一步探讨与中国创造性判断方法的异同以及针对欧洲创造性审查意见可采取的争辩策略。
中欧创造性判断中对于技术启示“would”的分析思路是基本相同的：我国创造性判断过程中采用了与欧专局规定类似的“三步法”：(1)确定最接近的现有技术；(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题；(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。在显而易见性的判断中，审查指南以大量篇幅着重强调了技术启示（相当于欧洲发明审查中的“would”），具体来说，在步骤(3)中，要从最接近的现有技术和发明实际解决的技术问题出发，判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见。判断过程中，要确定的是现有技术整体上是否存在某种技术启示，即现有技术中是否给出将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题(即发明实际解决的技术问题)的启示，这种启示会使本领域的技术人员在面对所述技术问题时，有动机改进该最接近的现有技术并获得要求保护的发明。如果现有技术存在这种技术启示，则发明是显而易见的，不具有突出的实质性特点。
在欧洲发明创造性判断中，如上面通过具体案例展示的分析过程中所示出的，欧洲审查员对于技术启示“would”的分析思路与中国是基本相同的。因此，在欧洲发明创造性争辩过程中，我们同样可以运用现有技术没有给出相互结合的技术启示，本领域技术人员没有动机将现有技术相结合以获得本案权利要求的技术方案的争辩策略。
由此，针对欧洲创造性的审查意见，申请人能够从更多角度和思路来争辩发明的创造性。下面列举一些我们在处理欧洲创造性审查意见过程中常用的分析和答复思路：审查员认为对比文件1是最接近的现有技术，通过比较本发明与对比文件1的差异确定了要解决的客观技术问题，本领域技术人员在解决客观技术问题时在对比文件2/公知常识的启示下会修改最接近的现有技术以获得要求保护的发明。
我们可以从以下思路考虑答辩策略：1）区别技术特征在对比文件2/公知常识中解决的技术问题、取得的技术效果是否等同于在本申请中的；2）现有技术中是否存在反向教导或技术偏见，使得本领域技术人员不会考虑将对比文件2与对比文件1结合；3）对比文件1和对比文件2相互之间是否存在技术上的不相容性（例如不同装置之间存在机械不相容性等），而结合不到一起；4）当对比文件2与对比文件1结合之后，对比文件1原本的目的是否无法实现。
参考文献：
【1】EUROPEANPATENTOFFICE,GuidelinesforExaminationintheEuropeanPatentOffice,2021
【2】中华人民共和国国家知识产权局，专利审查指南2010，知识产权出版社，2010.
【3】T0280/95,ENTSCHEIDUNGvom23.Oktober1996
作者简介
李楠超凡明远知识产权涉外专利代理师/化学学士/经济化学硕士